Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnegoz 8 lutego 2018 r., sygn. akt II GSK 1195/16

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 10 listopada 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 367/15 oddalił skargę CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. nr Sp. 22.2014 Sp. 45.2014 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny R- 85811 oraz unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny PŁ 1784 POLMOST ŁAŃCUT R- 138193.

Ze stanu faktycznego przedstawionego Sąd I instancji wynika, że w dniu 10 marca 2008 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok SA z siedzibą w Białymstoku (obecnie CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich, dalej: CEDC) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT" o numerze R-138193, dla oznaczania towarów i/lub usług z kasy 33 (dalej sporny znak), udzielonego na rzecz Fabryki Wódek "POLMOS ŁAŃCUT" SA z siedzibą w Łańcucie (dalej: Polmos Łańcut), decyzją z 11 czerwca 2002 r., z pierwszeństwem od 13 listopada 2000 r. W uzasadnieniu istnienia interesu prawnego wnioskodawca podał, że sporny znak towarowy jest podobny do posiadanych przez niego wcześniejszych znaków towarowych R-62081 i R-85811 oraz R-189866 i w związku z tym istnieje ryzyko naruszenia jego praw. Jako podstawę prawną wniosku wskazał art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 8 pkt 1 u.z.t.

Podniósł, że każda butelka Żubrówki zawiera źdźbło trawy, które jest traktowane, jako charakterystyczna cecha jej wizerunku – "ikona marki". Odbiorcy kojarzą ją z charakterystycznymi znakami przestrzennymi należącymi do niego, więc nabywcy towarów oznaczanych znakiem spornym również uznają go z kolejny wariant marki Żubrówka. Poinformował, że przekonanie konsumentów, iż produkt "oznaczony według znaków przestrzennych R-62081 i R-85811 lub podobny jest produktem marki Żubrówka" umocniła długotrwała obecność produktu oferowanego na rynku w tej postaci, podczas gdy jego etykiety ulegały ewolucji. Wskazał na historię i zmiany etykiet począwszy od powstania etykiety w 1966 r., podkreślając ich stosowanie w wariantach odbiegających od oryginału w latach 90. oraz stosowanie etykiety wg znaku towarowego R-8099. Na dowód powyższego przedstawił zestawienie etykiet produktu "Żubrówka" stosowanych pod koniec lat 90., zestawienie niektórych wariantów opakowań tego produktu i fragment broszury informacyjnej.

Ponadto podkreślił, że znaki towarowe dotyczące wódki "Żubrówka" są obecne na rynku od wielu lat, sama zaś wódka "Żubrówka" otrzymała wiele nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. W ocenie wnioskodawcy wypracowana przez wiele lat renoma produktu jest ściśle związana z renomą znaków towarowych służących do jego oznaczania. Na dowód powyższego stwierdzenia załączył kopie zezwoleń do oznaczania wyrobów "Żubrówka" znakiem jakości "1" oraz kopie dyplomów nagradzających wódkę "Żubrówka" (za lata 1963-2000) i kopie artykułów z wynikami badań znajomości i wartości marek (za lata 1997-2003). Wskazał na sposób podziału znaków należących do dawnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego POLMOS, na skutek którego wszystkie znaki I dotyczące wódki "Żubrówka" zostały ujęte w tym podziale razem i były łącznie licytowane. Podniósł, że zgłoszenie spornego znaku towarowego R-138193 nastąpiło z naruszeniem zasad współżycia społecznego.

Podkreślił, że Polmos Łańcut wiedziała o istnieniu porozumienia Przedsiębiorstw Przemysłu Spirytusowego grupy Polmos z 29 czerwca 1999 r. bowiem była jego stroną, znała jego cel oraz zobowiązała się do zaniechania używania znaków towarowych przydzielonych innym przedsiębiorstwom. Na dowód powyższego załączył kopię ww. Porozumienia oraz protokół z licytacji tych znaków. Podniósł, że Polmos Łańcut już w latach 90. podjęła działania mające na celu zapewnienie sobie możliwości korzystania z oznaczeń łudząco podobnych do znaków towarowych "Żubrówka", z których każdy kolejny był coraz bardziej podobny do oznaczeń CEDC ze względu na to, że zawierają one słowo WISENT (oznaczające w języku niemieckim żubra) wizerunek żubra w dwóch stylizacjach graficznych oraz motyw trawki w butelce (zarówno opatrzonej etykietami jak i bez).

Spółka Polmos Łańcut wniosła o oddalenie wniosku, gdyż w jej ocenie sporny znak towarowy stanowi kompilację samoistnych, zarejestrowanych, jako niezależne znaki towarowe, elementów, tj. oryginalnej butelki, logo, znaku PŁ, daty 1784 i źdźbła trawy. Podniosła, że właśnie ta butelka – z charakterystycznym logo, wprowadzona do obrotu w milionach egzemplarzy w sposób jednoznaczny identyfikuje produkt oznaczony spornym znakiem, jako pochodzący od niej. Stwierdziła, że element uzupełniający, jakim jest umieszczona w butelce trawka, nie zmienia sposobu postrzegania tego towaru przez przeciętnego klienta napojów alkoholowych. Wskazała przy tym na model klienta rozważnego i rozsądnego oraz na to, że sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionych.

Spółka CEDC w piśmie z 7 kwietnia 2010 r. podtrzymała swoje stanowisko zaprezentowane we wniosku o unieważnienie. Podkreśliła nadto, że pewne elementy opakowań wódki Żubrówki, ale głównym elementem wizualnym tej wódki zawsze pozostawało źdźbło trawy umieszczone w każdej butelce produktu. Podniosła, że podobieństwo wizualne porównywanych znaków towarowych polega na występowaniu w przezroczystych butelkach tego samego kluczowego elementu w postaci źdźbła/źdźbeł trawy, a podobieństwo znaczeniowe tych znaków polega na zestawieniu charakterystycznych cech marki Żubrówka" w nieznacznie zmodyfikowanej postaci (tj. wprowadzenie kliku źdźbeł trawy w miejsce jednego).

W ocenie spółki, różnice pomiędzy tymi przeciwstawionymi znakami sprowadzają się jedynie do pewnych nieistotnych różnic jakimi są przezroczyste wytłoczenia na butelce, które nie mogą zostać uznane za element odróżniający. Powołała się na posiadane prawa ochronne do następujących znaków towarowych: 1) słowno-graficzno-przestrzennego "ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA" o nr R-62081;

1. 2) przestrzennego o nr R-85811;
2. 3) słowno-graficzno-przestrzennego "ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA" o nr R-189866. Wskazała, że oznacza tymi znakami produkty w postaci wódek w butelkach o różnej objętości, które w obrocie są zawsze oznaczone sylwetką żubra i źdźbłem trawy umieszczonym w butelce tak, że jest ono łatwo dostrzegane przez klientów. Ponadto porównywane znaki towarowe są przeznaczone do oznaczania identycznych towarów, tj. wódek. Według strony w przedmiotowej sprawie istnieje niezaprzeczalne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych porównywanymi znakami, a konsumentom sporny znak towarowy będzie kojarzyć się z wnioskodawcą lub jego dorobkiem w postaci wódki "Żubrówka" oraz stwierdziła, że konsumenci mogą uznać ten znak za nową odmianę wódki "Żubrówka". Podniosła również, że znak "Żubrówka" jest używany nieprzerwanie od dziesięcioleci, pierwszeństwo zaś z ww. znaku towarowego posiada datę 31 października 1966 r. Podkreśliła wysoką renomę tego oznaczenia w kraju i za granicą, o czym świadczą liczne nagrody otrzymywane na międzynarodowych wystawach i konkursach oraz od uznanych instytucji branżowych, międzynarodowe certyfikaty, kilkudziesięcioletnia obecność na rynku i wieloletnia kampania. Powołując się na badanie OBOP z lutego 2008 r. uznała, że wszelkie ustalenia co do renomy wódki oznaczanej nazwą "Żubrówka", przenoszą się także na wódkę z trawką w przezroczystej butelce. Jednocześnie CEDC podniosła, że używanie spornego znaku R-138193 może przynieść Polmos Łańcut nienależną korzyść, bowiem konsumenci będą nabywać jej produkt uważając je za wódkę "Żubrówka" lub jej wariant, co może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku wcześniejszego, bowiem konsumenci zaczną przyzwyczajać się do tego, że wizerunek żubra lub motyw trawki w butelce są oznaczeniami stosowanymi swobodnie przez wielu niezależnych producentów na rynku, a nie jedynie przez CEDC, co może być także szkodliwe dla renomy znaku wcześniejszego, bowiem konsumenci będą kojarzyć znaki "Żubrówka" również z produktami Polmos Łańcut o nieznanej i niepewnej jakości.

Polmos Łańcut w piśmie z 22 lipca 2010 r. podniosła, że renoma znaków przeciwstawionych nie rozciąga się na elementy wskazujące na rodzaj wódki, tj. na trawkę w butelce, będącą jedynym wspólnym elementem znaku spornego i znaków przeciwstawionych. Wskazała również, że porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, bowiem sporne oznaczenie posiada indywidualny charakter, odmienny od znaków CEDC. Podkreśliła, że elementy występujące we wszystkich porównywanych znakach towarowych, tj. sylwetka żubra i źdźbło trawy, nie zmieniają ogólnej oceny porównywanych znaków towarowych, bowiem te elementy są kojarzone przez odbiorców z rodzajem wódki. W związku z powyższym te elementy nie mogą być zawłaszczone jedynie przez jeden podmiot, gdyż ograniczałoby to swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i godziłoby w zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.

Urząd Patentowy RP decyzją z 16 grudnia 2010 r. (Sp.151/08) oddalił wniosek CEDC o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT’" gdyż stwierdził, że pomiędzy porównywanymi znakami nie istnieje podobieństwo oraz że znaki przeciwstawione nie posiadają renomy.

Powyższa decyzja została zaskarżona przez CEDC do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 17/12) oddalił skargę.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną CEDC od tego wyroku i wyrokiem z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt II GSK 1363/12) uchylił zarówno wyrok WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2012 r., jak i decyzję Urzędu Patentowego RP z 16 grudnia 2010 r.

Sąd kasacyjny stwierdził, że organ nie zbadał podobieństwa spornego znaku towarowego do znaku nr R-85811 na gruncie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Według NSA, znak przestrzenny przedstawiający butelkę ze źdźbłem trawy, był szczegółowo analizowany przez Urząd Patentowy RP pod kątem spełnienia wymogów dla znaku powszechnie znanego, a to dla potrzeb ustalenia, czy w odniesieniu do tego znaku rejestracja spornego znaku była zgodna z przepisami art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. NSA zaaprobował stanowisko Urzędu Patentowego, że znak R-85811, jako nie używany przez CEDC, nie mógł tym samym nabyć waloru znaku powszechnie znanego, a zatem znak ten nie stanowił przeszkody dla spornej rejestracji znaku R-138193 na gruncie przepisów art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t.

Natomiast NSA podzielił stanowisko kasatora, że w zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy nie poświęcił, przynajmniej dostatecznie, uwagi dla zbadania podobieństwa znaku R-85811 ze spornym znakiem R-138193, jako ewentualnej przeszkody dla rejestracji spornego znaku, na gruncie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Według NSA, przepis ten nie stanowi przeszkody dla rejestracji znaku towarowego od istnienia przeciwstawionego znaku powszechnie znanego, pod którym to kątem Urząd Patentowy oceniał znak R-85811, lecz od istnienia jakiegokolwiek znaku towarowego, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.

Jednocześnie Sąd kasacyjny uznał, że sporny znak towarowy w sposób istotny różni się od pozostałych znaków CEDC, a zwłaszcza od znaku R-62081, nie dając tym samym podstaw dla zasadności zarzutu renomy jego znaków, czy też wprowadzenia w błąd odbiorcy, co do pochodzenia towarów. Urząd Patentowy RP, ponownie rozpoznając sprawę wpisał ją pod sygnaturą Sp.45.2014, jako sprawę o unieważnienie znaku R-138193 z wniosku CEDC z udziałem uprawnionego, tj. Polmos Łańcut.

W dniu 22 stycznia 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął z kolei wniosek Polmos Łańcut o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na przeciwstawiony znak towarowy przestrzenny nr R-85811, udzielonego na rzecz spółki CEDC decyzją z 3 lipca 1995 r., z pierwszeństwem od 2 sierpnia 1993 r. Sprawie nadano numer Sp. 22.2014. W przedmiotowym wniosku wskazano, że znak towarowy R-85811 nie był używany po dacie rejestracji. Natomiast interes prawny uzasadniono tym, że ów znak towarowy został wskazany jako podstawa wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego (zob. wniosek Tom I, k. 13 oraz pismo Polmos Łańcut z 27 sierpnia 2014 r., Tom VI, k. 1316 akt Sp. 22.2014)

Pismem z 19 maja 2014 r. CEDC wniosła o oddalenie powyższego wniosku podnosząc, że znak towarowy R-85811 był i jest wciąż używany w obrocie dla oznaczania wyrobów alkoholowych. Odniosła się do historii firmy POLMOS, jej podziału i porozumienia zawartego w 1999 r. Podkreśliła też, że znak towarowy R-85811 ma charakter znaku renomowanego. Przedstawione stanowisko podtrzymała w następnych pismach podając kolejne argumenty i dowody na jego poparcie.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. odbyła się przed Urzędem Patentowym RP rozprawa, podczas której strony podtrzymały swoje dotychczasowe twierdzenia i argumenty odnośnie do obydwu spraw, tj. nr Sp. 22.2014 oraz Sp. 45.2014.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) zaskarżoną decyzją z 29 sierpnia 2014 r.

1. na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej: p.w.p.) stwierdził z dniem 4 lipca 2000 r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny o numerze R-85811 (sprawa Sp. 22.2012),

2. na podstawie art. 164 p.w.p. oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 35 ze zm., dalej: u.z.t.) w zw. z art. 315 ust. 3 p.w.p. oddalił sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT" o numerze R-138193 (sprawa Sp. 45.2014).

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP na wstępie przypomniał stan sprawy i obszernie przytoczył stanowiska stron i ich argumenty.

Rozpoznając sprawę Sp. 45.2014 o unieważnienie znaku R-138193 łącznie ze sprawą Sp. 22.2014 o stwierdzenie wygaśnięcia znaku R-85811 organ uznał, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 166 p.w.p. W tym zakresie organ stwierdził, że Wnioskodawca w sprawie Sp. 45.2014, tj. spółka CEDC wystąpiła z żądaniem unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT" o numerze R-138193, udzielonego na rzecz Polmos Łańcut z uwagi na podobieństwo do zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego przestrzennego o numerze R-85811.

Natomiast Polmos Łańcut wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego udzielonego spółce CEDC na znak towarowy przestrzenny o numerze R-85811. Zdaniem organu oznacza to, że powyższe sprawy podlegają łącznemu rozpoznaniu w myśl art. 166 ust. 2 p.w.p., a interes prawny wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wynika z przysługującego mu prawa ochronnego do znaku towarowego słowno-graficzno- przestrzennego "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT’, w stosunku do którego toczy się postępowanie o unieważnienie z wniosku spółki CEDC.

Dalej organ wskazał, że rozstrzygnięcie kwestii używania znaku przestrzennego o numerze R-85811 może mieć decydujący wpływ na możliwość unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny R-138193, zgodnie bowiem z art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie jest używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. W tej sytuacji, jak dalej podaje organ, Urząd Patentowy RP postanowił zawrzeć rozstrzygnięcie sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno- graficzno-przestrzennego "PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT" oraz sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy o numerze R-85811 w jednej decyzji.

I tak rozpatrując sprawę Sp. 22.2014 o stwierdzenie wygaśnięcia znaku R-85811 Urząd Patentowy RP wskazał, że w świetle art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Powinien on wykazać, że znaku używał lub jeśli znaku nie używał, to miał ku temu ważne powody. Używanie znaku, aby wyłączało możliwość postawienia zarzutu niewykonywania obowiązku używania znaku towarowego musi mieć miejsce na obszarze Polski, musi mieć niedwuznaczny charakter, musi być rzeczywiste oraz powinno dotyczyć zarejestrowanego znaku dla towarów i usług objętych ochroną. Rzeczywiste używanie znaku towarowego polega na nakładaniu znaku na towar i wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu w określonym przez wnioskodawcę przedziale czasowym.

Dalej UP RP wywodził, odwołując się uprzednio do art. 154 i 169 ust. 4 p.w.p., że w przedmiotowej sprawie uprawniony – na okoliczność używania spornego znaku towarowego, przedstawił szereg dowodów. Ten obszerny materiał dowodowy organ opisał w 98 punktach na stronach od 12 do 18 uzasadnienia decyzji. Następnie UP RP przeanalizował konkretnie wskazane dowody oraz odniósł się do argumentów CEDC.

W efekcie organ stwierdził, że co prawda wszystkie postaci znaku, tj. zarejestrowana i używana mają wspólną ideę, bowiem posiadają takie elementy jak: butelka, trawa, płyn, nakrętka, jednakże to za mało, aby uznać, że sporny znak był przez uprawnionego, tj. CEDC używany na terytorium Polski. Według organu, najbardziej nawet zbliżona postać znaku używanego zawiera elementy odmienne od znaku w postaci zarejestrowanej, jakimi są odmienny kolor płynu w butelce, naklejona etykieta oraz odmienna w kształcie (dłuższa) nakrętka oraz ozdobna osłonka na szyjkę butelki, której nie posiada znak R-85811. Różnice te, w ocenie UP RP powodują, że porównywane ze spornym znakiem postacie butelki, podobnie jak pozostałe, różnią się w elementach, które zmieniają jego odróżniający charakter. W związku z tym organ stwierdził, że przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. nie znajduje w tej sprawie zastosowania.

Jednocześnie Urząd Patentowy zauważył, że nawet gdyby uznać, że ta postać stanowi używanie znaku spornego to, w jego ocenie, nie wiadomo w jakim okresie, w takiej postaci, oraz jak intensywnie ten znak był używany. Do akt nie załączono bowiem żadnych dokumentów, z których wynikałoby w jakim okresie czasu, jaka postać znaku była używana w obrocie. Według organu, o takim używaniu nie świadczy załączone oświadczenie pracownika CEDC – I. K., który wskazał, że sporny znak był używany w obrocie i jednocześnie do oświadczenia załączono zdjęcia różnych butelek z wódką Żubrówka.

W ocenie Kolegium Orzekającego, żadna z prezentowanych tam butelek nie dotyczy spornego znaku towarowego, bowiem są one odmienne postaciowo. Ponadto, załączone do akt faktury, zawierające pozycję Żubrówka, również nie dowodzą używania spornego znaku towarowego, bowiem nie zostało wykazane w materiale dowodowym, której postaci znaku towarowego dotyczą. Według organu, w przedmiotowej sprawie wykazano jedynie, że wódka typu Żubrówka jest sprzedawana w butelkach w wielu różnych postaciach zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy czym żadna z butelek nie jest butelką stanowiącą znak R-85811.

Urząd Patentowy wskazał, że w wyroku Naczelnego Administracyjnego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt II GSK 1363/12), wydanym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy R-138193, która jest rozpatrywana łącznie z niniejszą sprawą, NSA jednoznacznie stwierdził, że znak R-85811 nie był używany. Takie ustalenie Sądu, zdaniem organu, jest tożsame z analizą powyższego materiału dowodowego. Analizując zaś inne złożone decyzje organ uznał, że wynika z nich, iż oznaczeniu R-85811 została przyznana renoma, jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 września 2008 r. (sygn. akt II GSK 138/07) stwierdził, że renoma znaku towarowego nie ma wpływu na ocenę przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego.

W związku z powyższym Urząd Patentowy RP uznał, że uprawniony CEDC w żaden sposób nie wykazał używania znaku towarowego o numerze R-85811 w sposób rzeczywisty i poważny na obszarze Polski w okresie kolejnych pięciu lat po udzieleniu prawa ochronnego, jak również nie wykazał, że istniały ważne powody usprawiedliwiające nieużywanie spornego znaku. W świetle powyższego, za zasadne Kolegium Orzekające uznało żądanie wnioskodawcy, tj. spółki Polmos Łańcut stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy z dniem 4 lipca 2000 r., gdyż decyzja o rejestracji tego znaku towarowego wydana została dnia 3 lipca 1995 r. zatem pierwszym dniem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. był dzień 4 lipca 1995 r.

Uzasadniając natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny R-138193 (Sp. 45.2014). Urząd Patentowy stwierdził, że skoro sporny znak został zgłoszony pod rządami ustawy o znakach towarowych, to ta ustawa będzie podstawą prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku, a to ze względu na treść art. 315 ust. 1 i 3 p.w.p.

Organ wskazał, że ponieważ sprawa była już przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym (WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 17/12 oraz NSA – sygn. akt II GSK 1363/12), to obecnie Urząd Patentowy jest związany zarówno oceną prawną, jaki i wskazaniami tych sądów, co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie (art. 153 p.p.s.a.). Organ stwierdził, że w tej sytuacji po pierwsze – należy uznać, że wnioskodawca, tj. spółka CEDC ma interes prawny do wystąpienia z wnioskiem (art. 164 p.w.p.), gdyż to nie zostało zakwestionowane przez Sąd; po drugie – organ nie mógł dokonać odmiennej oceny naruszenia przepisów art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t., co do których zapadł już wyrok NSA.

Dalej Urząd Patentowy podniósł, że jako wyłączne przeciwstawienie w ramach zarzutów wniosku CEDC można wskazać jedynie znak R-85811.

Urząd Patentowy wyjaśnił, że nie analizował zarzutu opartego na art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., bowiem w związku ze stwierdzeniem z dniem 4 lipca 2010 r. wygaśnięcia rejestracji znaku R-85811 – zgodnie z art. 166 ust 1 p.w.p. – nie można unieważnić prawa ochronnego na sporny znak towarowy udzielony na rzecz spółki Polmos Łańcut na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. z powodu jego podobieństwa do znaku R-85811, skoro ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Zdaniem organu, nieużywany znak towarowy nie mógł również nabyć przymiotu powszechnej znajomości określonego w art. 9 ust 1 pkt 2 u.z.t. Przymiot powszechnej znajomości może zostać stwierdzony jedynie na skutek używania znaku towarowego.

Odnośnie zarzutu CEDC dotyczącego naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. organ stwierdził, że nie dopatrzył się sprzeczności z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Według Urzędu Patentowego RP, pomiędzy znakiem spornym a przeciwstawionym nie istnieje podobieństwo, co zostało przesądzone w wyroku sygn. akt II GSK 1363/12. Natomiast podkreślane przez wnioskodawcę zasady podziału znaków "ogólnopolmosowskich" nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nie doszło w niej do naruszenia znaku i wnioskodawcy. Urząd Patentowy zaakcentował, że przyjęte przez organ stanowisko, co do tego, że znak towarowy R-85811 nie nabył przymiotu powszechnej znajomości oraz że w przedmiotowej sprawie nie miało miejsce naruszenia zasad współżycia społecznego jest tożsame ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w sprawie II GSK 1363/12, gdzie ustalono, że: "Według Urzędu Patentowego, o czym była już mowa, z czym należy się zgodzić, znak R-85811, jako nieużywany przez skarżącą, nie mógł tym samym nabyć waloru znaku powszechnie znanego, a zatem znak ten nie stanowił przeszkody dla spornej rejestracji na gruncie przepisów art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t. Stanowisko to zasługuje na aprobatę".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) opisanym na wstępie wyrokiem z 10 listopada 2015 r., na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 270, dalej: p.p.s.a.) oddalił skargę CEDC na powyższą decyzję.

Zdaniem Sądu I instancji, Urząd Patentowy RP nie dopuścił się naruszenia przepisów prawa w stopniu wymagającym uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

WSA wskazał, że w pierwszej kolejności rozważenia wymagały zarzuty skargi dotyczące nieważności zaskarżonej decyzji. Sąd I instancji zwrócił uwagę, że w zarzutach tych strona silnie akcentuje kwestie nieprawidłowego rozstrzygnięcia sprawy przez Urząd Patentowy RP i oddalenia sprzeciwu a nie wniosku o unieważnienie i orzeczenie o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego zamiast prawa z rejestracji oraz brak podstaw prawnych do połączenia obydwu spraw do wspólnego rozpoznania w jednej decyzji.

Zdaniem WSA zarzuty te zawarte w petitum 1 skargi (1.1 do 1.3) oraz w petitum 2 skargi (2.1, 2.2, 2.4) nie zasługują na uwzględnienie.

Ustosunkowując się do powyższych zarzutów Sąd I instancji stwierdził, że miał na uwadze treść art. 166 p.w.p. W myśl art. 166 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5. Stosownie natomiast do art. 166 ust. 2 p.w.p. w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zarzut nieużywania znaku towarowego może zostać podniesiony tylko łącznie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Zarzut ten podlega łącznemu rozpoznaniu wraz z wnioskiem o unieważnienie.

WSA wskazał, że w doktrynie przyjmuje się zgodnie, że obie kategorie spraw, do których odwołuje się regulacja zawarta w art. 166 p.w.p., tj. sprawa o unieważnienie prawa ochronnego oraz sprawa o wygaśnięcie prawa ochronnego z powodu nieużywania znaku w sposób rzeczywisty, są rozstrzygane w postępowaniu spornym toczącym się przed UP, a tym samym mogą być rozpatrywane łącznie (zob. Z. Miklasiński, Prawo własności..., s. 207-208). Powołując się natomiast na wyrok NSA z 13 maja 2014 r. sygn. akt II GSK 582/13, Sąd I instancji wskazał, że ten sposób rozpoznawania spraw znalazł także potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Odnośnie do zarzutu strony, że organ oddalił sprzeciw zamiast oddalić wniosek o unieważnienie to, zdaniem Sądu, nie było to uchybienie, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ p.p.s.a. W tym zakresie Sąd I instancji stwierdził, że wprawdzie istnieją różnice pomiędzy sprzeciwem a wnioskiem o unieważnienie polegające na tym, że wniesienie sprzeciwu nie wymaga legitymowania się interesem prawnym – w przeciwieństwie do wniosku o unieważnienie – lecz oba środki zaskarżenia wszczynają postępowanie o unieważnienie, które następnie toczy się w trybie spornym (por. art. 255 ust. 1 i ust. 9 p.w.p. w związku z art. 246 i art. 247 p.w.p.). Jednakże w rozpoznawanej sprawie nie ulegało wątpliwości, zdaniem Sądu, że jej istotą było unieważnienie znaku R-138193, co już i wcześniej zostało potwierdzone przez sądy administracyjne obu instancji. W tej sytuacji powyższe uchybienie Urzędu Patentowego RP, według WSA, trzeba zaliczyć do kategorii oczywistej pomyłki organu.

Według Sądu I instancji, w ten sam sposób należało potraktować nieścisłości związane z nomenklaturą zastosowaną przez Urząd Patentowy RP w sentencji decyzji, w której orzeczono o "prawie ochronnym" choć sprawy były rozpoznawane merytorycznie w oparciu o ustawę o znakach towarowych. WSA nie podzielił poglądu CEDC, że stanowi to rażące naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji, bowiem tego rodzaju błędy pozostają bez wpływu na merytoryczną ocenę zaskarżonej decyzji. Według Sądu I instancji, Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję mimo użycia terminologii z ustawy p.w.p. prawidłowo rozstrzygnął sprawę bowiem w sentencji i uzasadnieniu powołał się na numery znaków oraz opis. Tym samym nie może być żadnych wątpliwości, co było przedmiotem rozstrzygnięcia.

Ustosunkowując się do zarzutu zawartego w petitum 2.3 skargi a mianowicie naruszenia art. 2558 ust. 1 pkt 5) i 8) p.w.p. oraz 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 172 oraz art. 252 p.w.p. poprzez istotną sprzeczność w zakresie daty stwierdzenia wygaśnięcia prawa na znak R-85811, pomiędzy datą zawartą w rozstrzygnięciu (4 lipca 2000 r.), a datą zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (4 lipca 2011 r.) Sąd uznał, że nie jest on zasadny. WSA zauważył, że organ określił datę wygaśnięcia prawa w sentencji decyzji jako 4 lipca 2000 r. i z tą datą koreluje treść uzasadnienia decyzji w części szczegółowo poświęconej tej kwestii. Biorąc pod uwagę fakt, że błąd dotyczył dwóch cyfr w ww. dacie, czyli zamiast roku "2000" wpisano rok "2011" to prowadzi do wniosku, iż nastąpiła oczywista omyłka organu, co zresztą organ potwierdził w odpowiedzi na skargę.

Dalej WSA stwierdził, że analiza materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i ustalonego na jego podstawie stanu faktycznego oraz jego oceny prawnej prowadzi do wniosku, że brak jest uzasadnionych podstaw faktycznych i prawnych do uwzględnienia skargi w tym zakresie.

Następnie Sąd I instancji odwołał się do art. 190 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, wskazał Sąd, że wojewódzki sąd administracyjny jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach.

Natomiast Urząd Patentowy RP rozpoznając ponownie sprawę obowiązany był do uwzględnienia "oceny prawnej" dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w rozumieniu art. 153 p.p.s.a. Mieści się tu, przede wszystkim, wykładnia przepisów prawa materialnego i prawa procesowego, a także sposobu ich zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Determinuje ona zatem wskazania, co do dalszego postępowania, działania każdego stępowaniu administracyjnym podejmowane w sprawie, której dotyczyło postępowanie sądowoadministracyjne, aż do czasu jej rozstrzygnięcia.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy WSA stwierdził, że w niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu powołanego wyroku sygn. akt II GSK 1363/12 wskazał m.in., że trafne jest stanowisko Urzędu Patentowego, iż znak R-85 811, jako nieużywany przez skarżącą spółkę CEDC, nie mógł tym samym nabyć waloru znaku powszechnie znanego, a zatem znak ten nie stanowił przeszkody dla spornej rejestracji na gruncie przepisów art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 u.z.t.

Sąd I instancji wskazał, że wychodząc z powyższego założenia, podziela stanowisko Urzędu Patentowego, że znak R-85811 w zarejestrowanej formie nigdy nie był używany w sposób rzeczywisty w obrocie. WSA stwierdził, że przychyla się do logicznych argumentów organu, że skarżący CEDC jako uprawniony przekładając szereg różnego rodzaju dowodów w rzeczywistości nie przedstawił dowodów świadczących o używaniu spornego znaku w postaci "czystej" a mianowicie bez etykiety, przy czym nie chodzi tu o etykietę związaną z obowiązkowym oznakowaniem napojów alkoholowych. WSA za trafne uznał stanowisko organu, że takim dowodem nie może być samo oświadczenie pracownika I. K., bez poparcia jego stanowiska innymi dowodami o obiektywnym charakterze.

Natomiast słusznie organ ustalił, zdaniem Sądu, że owe liczne dowody przedstawione w sprawie mogą świadczyć jedynie o wysokiej pozycji wódki Żubrówka, jako produktu znajdującego się w obrocie na rynku.

Po drugie, WSA uznał, że wbrew twierdzeniom zawartym w pkt 2.6 petitum skargi trafne jest stanowisko Urzędu Patentowego, że aby udowodnić używanie znaku nie wystarczy ograniczyć się do wykazania używania jednego z elementów tego znaku, a mianowicie źdźbła trawy jako stałego elementu znaku ale występującego w butelkach o innym kształcie niż w znaku R-85811 (innych niż butelka typu szartreska). W szczególności, w ocenie WSA, brak jest podstaw do przyjęcia słuszności stanowiska skarżącego, że organ nie dokonał wszechstronnej oceny znaku R-85811 z uwzględnieniem jego przestrzennego charakteru.

Sąd I instancji zwrócił uwagę, że wyczerpująca analiza tej kwestii znajduje się na stronach od 20 do 27 uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Sąd uznał za słuszne przywołanie przez Polmos Łańcut w odpowiedzi na skargę sprawy C-252/12, gdzie wskazuje się na konieczność używania znaku towarowego w całości, a nie jedynie jednego z jego elementów. Sąd I instancji stwierdził, że całkowicie zgadza się z analizą dokonaną przez organ i uczestnika postępowania a rozpoznawana sprawa – wbrew argumentom skargi – nie polegała na ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego R-85811, a właśnie do tego ostatecznie sprowadzają się zarzuty skargi, co słusznie – zdaniem WSA – podkreśla Polmos Łańcut.

W tym stanie rzeczy zarzuty skargi zawarte w pkt 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 petitum skargi WSA uznał za bezzasadne.

Sąd I instancji wskazał, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji znajduje się obszerna argumentacja organu dotycząca oceny dowodów zgłoszonych w toku postępowania przez CEDC, której w tym miejscu nie ma potrzeby ponownie przytaczać. Podkreślił, że Urząd Patentowy odniósł się do tego obszernego materiału (dokumentów), które skarżąca przedłożyła będąc zobowiązana do wykazania używania spornego znaku w kwestionowanym zakresie. WSA zauważył, że organ podzielił te dowody na grupy i każdą grupę ocenił uzasadniając, dlaczego materiały w nich zawarte nie mogą stanowić dowodów na rzeczywiste używanie znaku. Między innymi były to dowody bądź nieopatrzone żadną datą, bądź kopie faktur sprzedaży, z których nie wynikało czy jest to wódka w opakowaniu stanowiącym znak R-85811.

Z kolei składane wyroki sądowe, artykuły z czasopism lub inne materiały promocyjne zostały słusznie potraktowane jako dowody na posiadanie renomy wódki Żubrówki, nie zaś na okoliczność wymaganego używania znaku R-85811. Stanowisko organu obrazują też wizerunki poszczególnych znaków umieszczone na stronie 21 uzasadnienia decyzji. W konsekwencji, w ocenie WSA, trafnie organ uznał brak rzeczywistego używania znaku towarowego, co uzasadniało wydanie na podstawie art. 169 ust. 2 p.w.p. decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego z dniem 4 lipca 2000 r.

Sąd I instancji zauważył, że bardzo mocno jest akcentowana w skardze (pkt 3.1, 3.2. i 3.5 petitum skargi) kwestia wyróżniającego elementu znaku R-85811, a mianowicie owego źdźbła trawy w butelce w powiązaniu z niemożnością używania znaku przestrzennego w obrocie bez jakiejkolwiek etykiety. WSA przytoczył stanowisko skarżącej spółki, że etykieta jest obowiązkowym elementem oznaczenia napojów alkoholowych (z uwagi na konieczność umieszczenia na niej przewidzianych prawem informacji), jest używana wspólnie ze znakiem przestrzennym, nie będąc jego częścią, zaś znak przestrzenny jest, co do zasady postrzegany przez konsumentów z różnych strony (w tym od strony bez etykiety) oraz że podkreśla się także związek myślowy jaki powstaje pomiędzy znakiem wcześniejszym i późniejszym na skutek używania owego źdźbła trawy.

Ustosunkowując się do tej grupy zarzutów WSA podkreślił, że niewątpliwie kształt, forma przestrzenna, w tym towaru lub opakowania, może być znakiem towarowym zarówno na gruncie ustawy o znakach towarowych, jak też ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednakże, według Sądu I instancji, niewątpliwie w rozpoznawanej sprawie nie można podzielić stanowiska skarżącej, że używanie źdźbła trawy w jakiejkolwiek butelce jest jednoznaczne z rzeczywistym używaniem znaku przestrzennego w postaci zarejestrowanej pod numerem R-85811. Tok rozumowania przyjęty przez skarżącą WSA ocenił, jako dążenie do monopolizacji, co nie mogło zostać zaakceptowane przez Sąd. Według WSA, słusznie podnosi uczestnik postępowania Polmos Łańcut, że gdyby skarżąca chciał chronić jedynie źdźbło trawy w klasie 33, to winna dokonać zgłoszenia znaku towarowego w postaci samego źdźbła, jak to miało miejsce w wypadku wódki Dębowej (znak R-163332).

Zdaniem Sądu I instancji, na oddalenie zasługuje również zarzut zawarty w petitum 3.3 skargi czyli naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 3) u.z.t. w zw. z art. 8 pkt 1) u.z.t. w zw. z art. art. 315 ust. 3 p.w.p. przez uznanie, że wygaśnięcie prawa na znak towarowy R-85811 z dniem 4 lipca 2000 r. wyłącza konieczność uwzględnienia tego znaku, jako przeszkody do rejestracji zgłoszonego 13 listopada 2000 r. znaku R-138193, mimo że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3) u.z.t. znak wcześniejszy stanowi przeszkodę także w okresie trzech lat od ustania ochrony znaku wcześniejszego. Według WSA, zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny dotyczącymi wskazanego w art. 9 ust. 1 pkt 3) u.z.t. okresu karencji, celem tego przepisu było wyłączenie pomyłek nabywców, co do pochodzenia towarów/usług. Dlatego też właściwie rozumiany interes konsumentów nie wymaga, aby w każdym wypadku okres trzech lat liczyć od daty wygaśnięcia prawa z rejestracji, wystarczy brać pod uwagę datę rzeczywistego zaprzestania używania danego znaku przez uprawnionego (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych.

Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1997, wyd. II zmienione i rozszerzone, s. 100). Zdaniem Sądu I instancji, w rozpoznawanej sprawie zostało ustalone ponad wszelką wątpliwość, że nie doszło do rzeczywistego używania znaku, wobec tego zarówno początek, jak i koniec terminu wygaśnięcia znaku R-85811 zostały ustalone prawidłowo. W tej sytuacji, skoro w dniu 4 lipca 2000 r. uprawnienie z rejestracji na znak R-85811 wygasło z powodu nieużywania, zatem nie stanowił on przeszkody dla rejestracji znaku R-138193.

Odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. Sąd I instancji stwierdził, że podziela stanowisko organu, że w sprawie nie zaistniała sprzeczność z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wbrew stanowisku skarżącej spółki zasady podziału znaków "ogólnopolmosowskich" nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie, co też wcześniej było wskazywane przez WSA np. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 16/12. Celem Porozumienia było bowiem zobowiązanie się do nie zgłaszania znaków podobnych, natomiast niniejszy spór, dotyczył m.in. tego, czy sporny znak R-85811 mógł stanowić przeszkodę dla rejestracji znaku uczestnika postępowania.

Uzasadniając natomiast oddalenie przez Sąd wniosków dowodowych skarżącej (art. 106 § 3 p.p.s.a.) o dopuszczenie dowodów z dokumentów WSA stwierdził, że miał na uwadze, iż dowody te powstały po dacie wydania zaskarżonej decyzji, zatem mogą stanowić jedynie wsparcie argumentacji zawartej w skardze.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła spółka CEDC wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji a także zasądzenie kosztów postępowania.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy mianowicie:

1. 1. art. 134 § 1 w zw. z art. 151 p.p.s.a. przez przyjęcie, że na znak R-85811 składają się kształt butelki, ciemnożółta ciecz wewnątrz butelki oraz nakrętka w kolorze złotym z pominięciem najbardziej charakterystycznego elementu znaku, tj. źdźbła trawki zanurzonej w butelce, czyli przyjęcie do oceny innego znaku towarowego niż będący przedmiotem sprawy, co skutkowało rozpoznaniem sprawy poza jej granicami w rozumieniu art. 134 § 1 p.p.s.a.;
2. 2. art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/, art. 133 § 1 w zw. z art. 134 § 1, art. 141 § 4 p.p.s.a., a także art. 153, art. 190 w zw. z art. 183 § 1 p.p.s.a. przez wadliwą ocenę ustaleń faktycznych poczynionych przez organ z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 11, art. 75 § 1, art. 77 § 1 i 4, art. 78 § 1 i 2, art. 80, art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.) w zakresie okoliczności dotyczących rzeczywistego używania w obrocie znaku R-85811 dla towarów z klasy 33, polegającą na błędnym ustaleniu, że:
3. i) znak R-85811 nie był używany w obrocie, na skutek błędnego przyjęcia, że charakter odróżniający tego znaku przejawia się w kształcie butelki i nakrętki oraz kolorze cieczy, podczas gdy z okoliczności sprawy wynika, że o charakterze odróżniającym tego znaku stanowi źdźbło trawki zanurzone w butelce, co zostało wielokrotnie potwierdzone we wcześniejszych decyzjach i wyrokach dotyczących tego znaku w innych sprawach oraz wynika ze sposobu postrzegania tego znaku przez odbiorców;

ii) znak R-85811 nie był używany w obrocie, podczas gdy przedstawione do akt dowody jednoznacznie przesądzają, że znak R-85811 był i jest intensywnie używany w obrocie w postaciach różniących się od tego znaku jedynie w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

iii) znak R-85811 nie był używany w obrocie, podczas gdy przedstawione do akt dowody jednoznacznie przesądzają, że znak R-85811 był i jest intensywnie używany w obrocie wraz z innymi elementami (tj. z etykietą), a zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, używanie znaku towarowego za pośrednictwem innego znaku towarowego lub wraz z innymi znakami towarowymi jako części znaku złożonego stanowi o używaniu tego znaku towarowego;

iv) organ prawidłowo ocenił materiał dowodowy pomimo, że organ dokonał wybiórczej oceny materiału dowodowego z pominięciem szeregu dowodów oraz nie dokonał oceny dowodów w ich wzajemnym powiązaniu, a nadto nie dopuścił dowodu z zeznań świadków wskazanych przez skarżącego w toku postępowania, choć przedmiotem tego dowodu była okoliczność istotna dla sprawy, czym przekroczył granice swobodnej oceny materiału dowodowego, a w rezultacie brakiem szczegółowego odniesienia się przez Sąd I instancji do materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy oraz brakiem oceny tych dowodów w ich wzajemnym powiązaniu z naruszeniem art. 133 § 1 w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a.;

na skutek przyjęcia błędnego założenia, że organ i Sąd I instancji są związane wykładnią prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 1363/12 w zakresie oceny okoliczności faktycznych dotyczących używania znaku R-85811 w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., podczas gdy ww. wyrok został wydany w sprawie o unieważnienie znaku towarowego R-138193, a ocena prawna w nim zawarta dotyczyła art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm., dalej: u.z.t.);

1. 3. art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ lub ewentualnie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 141 § 4 p.p.s.a. przez akceptację błędów formalnoprawnych organu polegających na wydaniu decyzji o oddaleniu sprzeciwu, podczas gdy przedmiotem rozstrzygnięcia był wniosek o unieważnienie znaku R-138193, co skutkowało pozbawieniem skarżącej możliwości wypowiedzenia się, co do zasadności wniosku o unieważnienie znaku R-138193 w sytuacji stwierdzenia przez organ wygaśnięcia prawa do znaku R-85811 i ewentualnego rozszerzenia podstawy faktycznej i prawnej tego wniosku w nowych okolicznościach, z naruszeniem art. 10 § 1 k.p.a. oraz art. 8 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.;
2. 4. art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ lub ewentualnie art. 145 § 1 pkt 2 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a. przez akceptację błędów formalnoprawnych popełnionych przez organ, które miały istotny wpływ na wynik postępowania, tj. rozstrzygnięcia dwóch spraw administracyjnych jedną decyzją pomimo braku przesłanek do połączenia spraw prowadzonych pod numerami Sp. 45.2014 i Sp. 22.2014 do wspólnego rozpoznania z naruszeniem art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 255 ust. 4 p.w.p. oraz art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. oraz braku wskazania podstawy prawnej decyzji w zakresie rozstrzygnięcia dwóch odrębnych spraw jedną decyzją z naruszeniem art. 2558 ust. 1 pkt 6 i 8 p.w.p. oraz art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. z art. 252 oraz art. 255 ust. 1 i 4 p.w.p., co skutkowało wydaniem decyzji bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa;
3. 5. art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a/ i c/, art. 141 § 4 p.p.s.a. oraz art. 153 p.p.s.a. przez błędną akceptację nierozpatrzenia przez organ wniosku skarżącego w zakresie zbadania na gruncie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. kwestii podobieństwa znaku R-138193 względem znaku R-85811 z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 107 § 3 k.p.a., a także wniosku skarżącego w zakresie zbadania na gruncie art. 8 pkt 1 u.z.t. kwestii sprzeczności znaku R-138193 z zasadami współżycia społecznego, tj. ustalenia czy znak R-138193 wywołuje skojarzenia z renomowanym znakiem R-85811, a uczestnik czerpie nienależne korzyści z tego skojarzenia z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a., co stanowiłoby podstawę unieważnienia prawa ochronnego na znak R-138193 w rozumieniu art. 164 p.w.p.;
4. 6. na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie:

(i) art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez tolerowanie jego błędnej wykładni dokonanej przez organ polegającej na przyjęciu, że aby wykazać używanie zarejestrowanego znaku towarowego w obrocie dla zachowania prawa należy przedstawić dowody używania tego znaku w postaci identycznej jak ta będąca przedmiotem rejestracji oraz że jakakolwiek modyfikacja zarejestrowanego znaku towarowego zmienia jego charakter odróżniający i w związku z tym zbędne jest badanie, które elementy zarejestrowanego znaku towarowego determinują jego charakter odróżniający, i w konsekwencji niezastosowanie tego przepisu;

(ii) art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez tolerowanie jego błędnej wykładni dokonanej przez organ polegającej na pominięciu punktu widzenia przeciętnego odbiorcy w toku badania czy używanie znaku R-85811 w postaci zmodyfikowanej można zakwalifikować jako używanie tego znaku w celu zachowania prawa, i w konsekwencji niezastosowanie tego przepisu;

(iii) art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez tolerowanie jego błędnej wykładni dokonanej przez organ polegającej na uznaniu, że używanie zarejestrowanego znaku towarowego za pośrednictwem innego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym nie jest używaniem tego zarejestrowanego znaku towarowego i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie skutkujące uznaniem, że znak R-85811 nie był używany w obrocie (v) art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez tolerowanie jego błędnej wykładni dokonanej przez organ polegającej na przyjęciu, że renoma znaku towarowego nie jest okolicznością istotną dla – oceny przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego, w sytuacji gdy z orzecznictwa wynika, że ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego winna opierać się na wszystkich faktach i okolicznościach właściwych dla ustalenia prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku, a niewątpliwie renoma znaku świadczy o prawdziwości wykorzystania handlowego tego znaku dla towarów, dla których jest używany;

(v) art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez tolerowanie błędu organu polegającego na niewłaściwym zastosowaniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i niezastosowaniu art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w konsekwencji stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku R-85811, pomimo że znak ten był rzeczywiście używany w obrocie, co zostało wykazane dowodami złożonymi do akt sprawy;

(vi) art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że właściwie rozumiany interes konsumentów nie wymaga, aby w każdym wypadku okres trzech lat karencji, wskazany w tym przepisie, liczyć od daty wygaśnięcia prawa z rejestracji, podczas gdy przepis ten ma charakter przepisu bezwzględnie obowiązującego;

W obszernym uzasadnieniu skarżąca kasacyjnie przedstawiła argumenty na poparcie poszczególnych zarzutów.

Organ oraz uczestnik postępowania Polmos Łańcut nie skorzystali z uprawnienia do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje

Skarga kasacyjna spółki CEDC jest uzasadniona.

Na wstępie należy podzielić zarzut skarżącej kasacyjnie spółki, że nietrafny jest pogląd Sądu I instancji, iż zarówno organ jak WSA w Warszawie rozpoznając sprawę zakończoną wydaniem zaskarżonej decyzji są związane wykładnią prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 1363/12 w zakresie oceny okoliczności faktycznych dotyczących używania znaku R-85811 w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Wyrok ten został bowiem wydany w sprawie o unieważnienie znaku towarowego R-138193, a ocena prawna w nim zawarta dotyczyła art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy u.z.t.

Zatem wykładnia prawa dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła stanu faktycznego ustalonego w toku postępowania o unieważnienie prawa do znaku towarowego R-138193 w odniesieniu do oceny przesłanek ochrony znaków powszechnie znanych. Nie dotyczyła zatem wykładni art. 169 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 4 p.w.p. na tle stanu faktycznego i w świetle dowodów zebranych w sprawie, której przedmiotem jest ocena przesłanek wygaszenia ochrony znaku R-85811.

Niezasadne było także zaakceptowanie przez Sąd I instancji, jako prawidłowego, sposobu procedowania przez Urząd Patentowy RP w tej sprawie.

Wskazując podstawę łącznego rozstrzygnięcia spraw prowadzonych pod numerami Sp. 22.2014 i Sp. 45.2014 organ powołał się na przepis art. 166 ust. 2 p.w.p. (s. 11 zaskarżonej decyzji). Tymczasem jest to stanowisko błędne.

W tej sprawie należy bowiem stwierdzić, że zaskarżona decyzja została wydana pomimo braku spełnienia przesłanek przepisu art. 166 ust. 2 do łącznego rozpoznania sprawy z wniosku Polmos Łańcut (Sp. 22/2014) o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny nr R-85811 udzielonego na rzecz CEDC na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz sprawy z wniosku CEDC (Sp. 45/2014) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzno-przestrzenny PŁ 1784 POLMOS ŁANCUT o numerze R-138193 na podstawie art. 164 p.w.p., art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.t. art. 8 pkt 1 u.z.t. udzielonego na rzecz Polmos Łańcut.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że na gruncie art. 166 ust. 2 p.w.p. zarzut nieużywania znaku powinien być zgłoszony jednoznacznie. Nie wystarczy zatem podnieść taki zarzut przez mało wyraźnie oświadczenie, choćby w jednym z pism uprawnionego do znaku późniejszego przeciwko, któremu złożono wniosek o unieważnienie. Zarzut nieużywania znaku musi być zgłoszony pisemnie a pismo powinno spełniać odpowiednie wymogi formalne pisma w sprawie. Zasadniczo należy przyjąć, że wymogi, co do treści takiego pisma pokrywają się z wymaganiami, co do treści wniosku o wygaszenie z wyjątkiem kwestii interesu (zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, wyd. C.H. Beck 2007, s. 496 i nast.).

Tymczasem z akt sprawy zakończonej rozstrzygnięciem Urzędu Patentowego RP poddanym kontroli Sądu I instancji nie wynika, aby Polmos Łańcut w postępowaniu toczącym się z wniosku CEDC o unieważnienie znaku R-138193 podniósł zarzut nieużywania znaku towarowego przeciwstawionego nr R-85811.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że treść wniosku Polmosu Łańcut z 22 stycznia 2014 r. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego nr R-85811 z powodu nieużywania tego znaku po dacie udzielenia prawa ochronnego nie wskazuje na to, że pismo to stanowi wyraźne oświadczenie o podniesieniu zarzutu nieużywania znaku R-85811 w prowadzonym postępowaniu o unieważnienie znaku R-138193. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP Polmos Łańcut również wyraźnie takiego zarzutu (nieużywania) nie sformułował. Z kolei w piśmie procesowym stanowiącym załącznik do protokołu tej rozprawy Polmos Łańcut jedynie sprostował omyłkę w zakresie numeru znaku towarowego powołanego na uzasadnienie swojego interesu prawnego w złożeniu powyższego wniosku.

Tym samym należy uznać, wbrew przeciwnemu poglądowi Urzędu Patentowego RP oraz Sądu I instancji, że nie było podstaw dla organu do procedowania w trybie art. 166 ust. 2 p.w.p. Nie ulega przy tym wątpliwości, że strona oczywiście może zrezygnować ze zgłoszenia zarzutu nieużywania znaku przeciwstawionego w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu o unieważnienie i wystąpić z wnioskiem o wygaszenie znaku wcześniejszego w odrębnym postępowaniu. Jednakże wówczas są to dwie przedmiotowo inne sprawy a decyzja w sprawie nieużywania znaku wcześniejszego stanowi zagadnienie wstępne (prejudykat) od którego zależy rozstrzygnięcie w postępowaniu o unieważnienie. Innymi słowy, decyzja w sprawie nieużywania musi poprzedzać rozstrzygnięcie w sprawie głównej. W tej sytuacji rację ma skarżąca kasacyjnie spółka, która zarzuca, że łączne rozpoznanie przez organ spraw Sp. 22.2014 oraz Sp. 45.2014 pozbawiło ją prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych celem weryfikacji legalności decyzji organu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku nr R-85811.

Za trafne zatem należy uznać zarzuty skarżącej, że zaakceptowanie przez Sąd I instancji błędów formalnoprawnych popełnionych przez organ, tj. rozstrzygnięcie dwóch spraw administracyjnych jedną decyzją pomimo braku przesłanek do łącznego ich rozpoznania stanowi naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 255 ust. 4 p.w.p. oraz art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Opisana wadliwość daje podstawę do zastosowania art. 188 p.p.s.a dlatego Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno zaskarżony wyrok jak i zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego.

Na koszty postępowania należne skarżącej kasacyjnie od organu (3400 zł) składa się: wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących CEDC przed WSA (600 zł) oraz NSA (1200 zł); wpis od skargi do WSA (1000 zł); wpis od skargi kasacyjnej (500 zł) oraz opłata kancelaryjna za odpis wyroku Sądu I instancji wraz z uzasadnieniem(100 zł). Orzeczenie w przedmiocie powyższych kosztów wydano na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a., art. 212 § 1 p.p.s.a. oraz art. 205 § 2 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 1b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) – Dz.U. z 2013 r. poz. 490 i § 14 ust. 1 pkt 2a w związku z § 14 ust. 1 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) – Dz.U. z 2015 r. poz. 1804.