Uzasadnienie
Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3670/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu [...] października 2009 r. A. zgłosiła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej znak słowny "Femina Soft" przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5 (podpaski, wkładki higieniczne, tampony), w celu uzyskania prawa ochronnego.
Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r. organ, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – zwanej dalej p.w.p., odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Femina Soft", uznając m.in., że jest on podobny do znaku wspólnotowego słownego "Femina" [...] zarejestrowanego na rzecz B., [...] z pierwszeństwem od [...] października 2003 r. na towary: artykuły higieniczne dla kobiet, mianowicie: podpaski, wkładki, tampony.
Następnie Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją z dnia [...] maja 2012 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, podnosząc, że towary z klasy 05 objęte zgłoszeniem, są niemal identyczne i mogą być adresowane do tych samych odbiorców, co te do oznaczania których przeznaczony jest znak chroniony "femina". Porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania towarów powszechnego użytku, a miarodajny krąg odbiorców tych towarów jest nieograniczony i obejmuje znaczną część konsumentów.
Organ, dokonując porównania znaków, stwierdził, że są one niemal identyczne w warstwie słownej, znaczeniowej, wizualnej. W kolizyjnych znakach dominującymi elementami jest element słowny "femina", który jest głównym i charakterystycznym elementem porównywanych znaków. W znaku zgłoszonym dodatkowy element słowny "soft" (z języka angielskiego – miękki), może wskazywać na jakość lub przydatność towarów i jest to oznaczenie za mało charakterystyczne, by mogło być uznane za dominujący element odróżniający znaku. Organ uznał, że pod względem wizualnym i fonetycznym znaki są do siebie zbliżone z uwagi na występowanie dystynktywnych wspólnych elementów.
A. Sp. z o.o. wniosła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, podnosząc m.in., że w dacie odmowy rejestracji znaku towarowego "Femina Soft" legitymowała się pięcioma zarejestrowanymi znakami towarowymi z elementem "Femina" i nadal legitymuje się ochroną tych pięciu znaków towarowych, które są wcześniejsze wobec przeciwstawionego znaku towarowego "Femina" [...], zaś zgłoszenie do rejestracji kolejnego znaku "Femina Soft" stanowiło realizację prawa skarżącej do serii znaków towarowych, na "bazie" znaku towarowego "Femina" [...] i innych znaków z elementem "femina". Uprawniony do znaku "Femina" [...] nie może zakazać skarżącej używania wyrażenia "femina" chronionego na rzecz skarżącej w ramach znaków towarowych z pierwszeństwem z 2001 i 2003 r. W świetle bowiem art. 165 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz.
UE z 2009 r., L 78, s. 1), uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego z pierwszeństwem sprzed daty akcesji Polski do UE nie może zakazać używania w Polsce krajowego oznaczenia odróżniającego z pierwszeństwem także sprzed tej daty.
Zdaniem skarżącej, późniejszy znak "Femina Soft" nie zagraża naruszeniem funkcji oznaczania pochodzenia znaku towarowego jakiegokolwiek innego podmiotu, gdyż z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaków towarowych z elementem "femina" na rzecz skarżącej jest kojarzony właśnie ze skarżącą i jej innymi znakami towarowymi. Nie ma również żadnych dowodów na używanie na polskim rynku znaku "Femina" [...]. Tym samym, nie ma podstaw do przyjęcia, że polski odbiorca, widząc znak "Femina Soft", mógłby w jakikolwiek sposób skojarzyć ten znak z uprawnionym do znaku towarowego "Femina" [...].
Skarżąca stwierdziła, że w pewnych sytuacjach, szczególne okoliczności sprawy powinny wyłączać zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i uzasadniać rejestrację znaku towarowego danego podmiotu, choćby nawet ten znak był bardzo podobny do wcześniejszego znaku innego przedsiębiorcy, a towary pod obydwoma znakami były identyczne.
Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1440/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu. Sąd I instancji przyjął, że organ prawidłowo ustalił podobieństwo w obu aspektach: znaków i towarów. Tym niemniej szczególne okoliczności sprawy powinny wyłączyć zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i spowodować rejestrację zgłoszonego znaku towarowego. Sąd I instancji stwierdził, że skarżący słusznie powołał się na rozstrzygnięcie w sprawie C-482/09, Budejovicky Budvar, w której Europejski Trybunał Sprawiedliwości dopuścił koegzystencję w rejestrze dwóch identycznych znaków towarowych "Budweiser", zgłoszonych dla identycznych towarów, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.
Urząd Patentowy RP złożył od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 428/13 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.
W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przyjmując tezę o istnieniu w rozpoznawanej sprawie "szczególnych okoliczności" i odwołując się, bez dokonania analizy, do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-482/09, Budejovicky Budvar, Sąd I instancji pominął istotne elementy stanu faktycznego tamtej sprawy, które Trybunał uznał za okoliczności mające wyjątkowy charakter, w tym w szczególności, że Trybunał "dopuszczając koegzystencję" identycznych znaków przeznaczonych do oznaczenia identycznych towarów przyjął, iż jest to dopuszczalne jedynie wówczas, gdy mimo identyczności znaków towarowych można wyraźnie rozpoznać, że dane towary są wytwarzane przez różne przedsiębiorstwa.
Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że Sąd I instancji nie podał przyczyn, dla których uznał, iż sama możliwość "zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego" ma znaczenie dla ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i nie podał podstawy prawnej tej tezy.
Ponownie rozpoznając sprawę wyrokiem z dnia 23 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", oddalił skargę.
W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podkreślił, że zgodnie z art. 190 p.p.s.a. jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Zdaniem Sądu I instancji, niewątpliwie towary, dla oznaczania których został zgłoszony sporny znak towarowy oraz towary wskazane dla zarejestrowanego znaku wspólnotowego z uprzednim pierwszeństwem "Femina" [...] (artykuły higieniczne dla kobiet, mianowicie podpaski, wkładki, tampony) są identyczne.
Porównując następnie znaki w płaszczyźnie słownej, znaczeniowej i wizualnej, Sąd I instancji doszedł do wniosku, że zgłoszony znak towarowy "Femina Soft" jest podobny do przeciwstawnego znaku wspólnotowego "Femina" [...].
Odnosząc się do kwestii dopuszczalności udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy i umożliwienia koegzystencji dwóch identycznych znaków towarowych, o której mowa w wyroku ETS z dnia 22 września 2011 r. (C-482/09, Budejovicky Budvar), Sąd I instancji zwrócił uwagę, że wyrok ten został oparty na wyjątkowych okolicznościach sprawy. Okoliczności te dotyczyły m.in. długiego okresu posługiwania się znakiem towarowym przed jego zgłoszeniem do rejestracji, wyraźnego rozróżniania przez konsumentów konkurencyjnych produktów o takim samym znaku towarowym ze względu na ich cechy takie jak smak, cena i wygląd, a także wyraźnego rozpoznawania, że produkty te pochodzą od różnych producentów.
Sąd I instancji podkreślił, że dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy okolicznością istotną jest fakt wcześniejszego istnienia w obrocie podobnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz firmy [...] i ustalenie występowania przesłanek wynikających z brzmienia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
A. Sp. z o.o. złożyła od wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 3670/14 skargę kasacyjną, zaskarżając wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania.
Ponadto skarżąca poddała pod rozwagę Naczelnego Sądu Administracyjnego "skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE) następujących pytań prejudycjalnych dotyczących interpretacji art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE z 2008, nr L 299/25), a pośrednio - interpretacji przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.:
- 1. Czy art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy nr 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że można zanegować niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, w rozumieniu powoływanej normy, gdy:
- a) wcześniejszy znak towarowy (A) jest zarejestrowanym wspólnotowym znakiem towarowym;
- b) późniejszy identyczny lub podobny znak towarowy (B) został zgłoszony w państwie członkowskim UE dla identycznych towarów do towarów objętych rejestracją wspólnotowego znaku towarowego (A);
- c) podmiot, który dokonał zgłoszenia znaku towarowego (B) legitymuje się również znakami towarowymi (C, D, E, F, G) identycznymi lub podobnymi do wspólnotowego znaku towarowego (A), zarejestrowanymi w tym samym państwie członkowskim dla identycznych towarów co wspólnotowy znak towarowy (A);
- d) znaki towarowe (C, D, E, F, G) stanowią podstawę zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego (A) we wskazanym państwie członkowskim UE, na podstawie art. 165 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE z 2009, nr L 78/1);
a z uwagi na perspektywę zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego (A) można wykluczyć podjęcie używania tego znaku w tym państwie członkowskim UE?
2. Czy dla oceny wskazanego niebezpieczeństwa ma znaczenie fakt, że późniejszy znak towarowy (B) jest kontynuacją serii znaków towarowych (C, D, E, F, G), zarejestrowanych na rzecz tego samego przedsiębiorcy w tym samym państwie członkowskim UE, a wszystkie znaki tego przedsiębiorcy - wskutek intensywnego używania - są silnie kojarzone przez konsumentów tego państwa członkowskiego UE z ww. przedsiębiorcą?"
Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
- 1. art. 190 p.p.s.a. poprzez zastosowanie wynikającej z tego przepisu zasady związania wykładnią z wyroku NSA, podczas gdy w niniejszej sprawie uzasadnione było odstąpienie od tej zasady;
- 2. art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak odniesienia się do okoliczności przywoływanych przez skarżącą w skardze na decyzję organu, które faktycznie wyłączają niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w niniejszej sprawie, przy jednoczesnym skoncentrowaniu się na okolicznościach bezspornych;
- 3. "art. 145 § 1 ust. 1 lit. c)" p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1, art. 80 k.p.a., poprzez uznanie za prawidłową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, dokonaną przez Urząd wyłącznie na podstawie identyczności towarów pod przeciwstawionymi znakami i podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, w sytuacji gdy takim postępowaniem Urząd pominął istotne okoliczności wyłączające niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w niniejszej sprawie;
- 4. art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak należytego odniesienia się do zarzutu naruszenia art. 8 k.p.a., podniesionego w skardze od decyzji organu;
- 5. art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez uznanie "wcześniejszego istnienia w obrocie podobnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz firmy [...]" jako istotnej okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy, pomimo że w aktach sprawy nie ma ani jednego dowodu potwierdzającego istnienie w obrocie tego znaku (tj. "Femina" [...]).
Ponadto skarżąca postawiła zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., poprzez błędne zastosowanie, wyrażające się w sprowadzeniu oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd, w rozumieniu tej normy, wyłącznie do porównania towarów pod przeciwstawionymi znakami i samych przeciwstawionych znaków; a także przez ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w oderwaniu od realiów rynkowych.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podniosła, że Sąd I instancji skoncentrował się na identyczności towarów oraz podobieństwie samych znaków, a więc na okolicznościach bezspornych w sprawie. Jednocześnie pominął te okoliczności wskazywane przez skarżącą, które jednoznacznie przemawiały przeciwko uznaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i tym samym, przeciwko zastosowaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jako przeszkody rejestracji spornego znaku. Szczególne znaczenie ma zwłaszcza brak prawdopodobieństwa "kontaktu" polskich odbiorców ze znakiem towarowym "Femina" [...], z uwagi na podstawy do wykluczenia podjęcia używania tego znaku (kiedykolwiek) w Polsce przez uprawnionego do tego znaku.
Skarżąca powołała się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzające możliwość wyłączenia stosowania krajowego przepisu proceduralnego ustanawiającego zasadę związania sądu niższej instancji oceną prawną dokonaną przez sąd wyżej instancji. Zdaniem skarżącej, Sąd I instancji ma prawo odstąpić od oceny prawnej NSA w tym samym sporze, jeśli tylko stanowisko NSA jest niezgodne z interpretacją właściwych przepisów dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości.
Skarżąca podniosła, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału, nie ma podstaw do uznania, że brak naruszenia ryzyka funkcji oznaczania pochodzenia wcześniejszego znaku towarowego przez późniejszy znak towarowy, występuje tylko w okolicznościach takich jak w sprawie C-482/09. Przeciwnie, z judykatury Trybunału wynika ogólna zasada, że należy wykluczyć kolizję znaków towarowych - nawet w razie identyczności znaków i identyczności towarów - zawsze wtedy, gdy późniejszy znak towarowy nie może negatywnie wpłynąć na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów. Skarżąca powołała się na wyroki Trybunału: z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08, BergSpechte; z 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09, Interflora et Interflora British Unit; z 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08, Portakabin oraz z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08, Google France i Google.
Skarżąca podkreśliła, że Sąd I instancji nie odniósł się do jej twierdzeń, iż legitymuje się ona rejestracją pięciu znaków towarowych z elementem "Femina", stanowiących serię znaków towarowych. W powyższych okolicznościach, można przyjąć, że także szósty znak skarżącej "Femina Soft" jest jednoznacznie kojarzony z innymi znakami towarowymi skarżącej z elementem "Femina", jako stanowiący kontynuację serii tych oznaczeń, stosowanych od dawna w tych samych punktach sprzedaży.
Skarżąca stwierdziła, że przy ocenie zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. znaczenie ma każda występująca w sporze okoliczność, która jest istotna dla oceny możliwości negatywnego wpływu znaku późniejszego na funkcje oznaczania pochodzenia znaku wcześniejszego (a zatem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów). Stosowania tego przepisu nie można zatem ograniczać tylko do analizy czynników: identyczności/podobieństwa oznaczanych towarów (usług) oraz identyczności/podobieństwa samych znaków.
Organ nie skorzystał z uprawnienia do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ nie ma usprawiedliwionych podstaw.
Odnosząc się w pierwszej kolejności do wniosku strony skarżącej kasacyjnie o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prawnym, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że brak jest przesłanek do uwzględnienia tego wniosku. Sformułowane przez skarżącą pytanie sprowadza się do w istocie do próby uzyskania od Trybunału rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Skarżąca dąży bowiem do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy w niniejszej sprawie zachodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych porównywanymi znakami. Należy podkreślić, że uregulowana w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej instytucja pytań prejudycjalnych ma na celu zapewnienie właściwego stosowania prawa UE w krajach członkowskich, nie zaś wyręczanie wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich w rozstrzyganiu spraw zgodnie z ich właściwością.
Przechodząc do oceny postawionych w skardze kasacyjnej zarzutów, należy stwierdzić, że zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie jest zasadny. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak podstaw do uznania, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie spełnia wymogów określonych w art. 141 § 4 p.p.s.a. Przypomnieć należy, że ustawodawca w art. 141 § 4 p.p.s.a. określił niezbędne elementy uzasadnienia, tj. zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (por. uchwała NSA z 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09, ONSAiWSA 2010, nr 3, poz. 39), po drugie, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie jego kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W rozpoznawanej sprawie nie występuje żaden z wymienionych przypadków. Uzasadnienie zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziane w tym przepisie. W uzasadnieniu Sąd I instancji przedstawił bowiem opis tego, co działo się w sprawie w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przedstawił stan faktyczny przyjęty za podstawę wyroku, wyjaśniając, z jakich przyczyn skarga nie zasługuje na uwzględnienie, co umożliwia przeprowadzenie kontroli instancyjnej ustaleń Sądu I instancji w kwestionowanym zakresie. To natomiast, że strona nie podziela stanowiska Sądu, czy też jej ocena, iż uzasadnienie wyroku jest dla niej nieprzekonywujące, nie stanowi skutecznej przesłanki uwzględnienia tego zarzutu (por. wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GSK 470/14).
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można podzielić także zarzutów naruszenia przez Sąd I instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Wbrew twierdzeniom skarżącej kasacyjnie zasadna jest ocena Sądu I instancji, że w tej sprawie organ nie naruszył art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., bowiem starannie przeprowadził postępowanie dowodowe, zaś przyjęte stanowisko należycie uzasadnił. Sąd I instancji odniósł się w uzasadnieniu swego wyroku zarówno do argumentów skarżącej, że znak towarowy "Femina" [...] "nie może być używany w Polsce", a tym samym nie może stanowić przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak "Femina Soft", jak i do kwestii, że skarżąca jest uprawniona do innych znaków towarowych zawierających element "femina". To, że ocena tych okoliczności dokonana przez Sąd I instancji, który podzielił w tym zakresie stanowisko organu, nie jest zgodna ze zdaniem skarżącej spółki nie może być powodem do uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu I instancji, który w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiada prawu.
Jako niezasadny należało również ocenić zarzut naruszenia art. 133 § 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy. Orzekanie "na podstawie akt sprawy" oznacza, że sąd przy ocenie legalności zaskarżonej decyzji bierze pod uwagę okoliczności, które z akt tych wynikają i które legły u podstaw jej wydania. Naruszenie określonej w art. 133 § 1 p.p.s.a. zasady orzekania na podstawie akt sprawy mogłoby stanowić podstawę kasacyjną np. w sytuacji oddalenia skargi mimo niekompletnych akt sprawy, pominięcia istotnej części tych akt, przeprowadzenia postępowania dowodowego przez sąd z naruszeniem przesłanek zawartych w art. 106 § 3 p.p.s.a., czy oparcia orzeczenia na własnych ustaleniach sądu, tzn. dowodach lub faktach nieznajdujących odzwierciedlenia w aktach sprawy, o ile nie znajduje to umocowania w art. 106 § 3 p.p.s.a. (por. wyrok NSA z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt I FSK 497/09; LEX nr 594014).
Żadna z wyżej wymienionych sytuacji w tej sprawie nie zaistniała. Należy zaznaczyć, że okoliczność czy podobny znak towarowy faktycznie był w obrocie nie miała znaczenia w niniejszej sprawie, a zatem nie była podstawą wydania decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Istotne zatem w niniejszej sprawie było stwierdzenie, że istnieje znak towarowy identyczny lub podobny z wcześniejszym pierwszeństwem, a ponadto, że w związku z tym podobieństwem lub identycznością istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów. Te okoliczności Sąd I instancji ustalał na podstawie akt sprawy, zatem w sprawie nie doszło do naruszenia art. 133 § 1 p.p.s.a.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał również, że nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia przez Sąd I instancji prawa materialnego, tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie można zgodzić się ze skarżącą kasacyjnie, że Sąd I instancji nie zauważył, iż organ - jak twierdzi skarżąca - ograniczył badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów jedynie do podobieństwa towarów oraz podobieństwa oznaczeń oraz, że organ dokonał oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w oderwaniu od realiów rynkowych. Zarówno Urząd Patentowy RP w zaskarżonej decyzji, jak i Sąd I instancji w uzasadnieniu swojego wyroku poddali analizie te kwestie, a to iż doszli do innych wniosków niż skarżąca nie czyni tego zarzutu skargi kasacyjnej zasadnym.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z uwagi na podobieństwo porównywanych znaków towarowych oraz identyczność oznaczanych nimi towarów (które to okoliczności nie są zresztą sporne między stronami) nie da się wykluczyć ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Organ dokonywał porównywania jedynie dwóch znaków, tj. zgłoszonego przez skarżącą znaku "Femina Soft" oraz zarejestrowanego wcześniej na rzecz firmy [...] znaku "Femina". Badał przy tym jedynie wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Uprawnienie skarżącej do innych znaków towarowych z elementem "femina" nie mogło mieć decydującego znaczenia w sprawie, gdyż ustawa – Prawo własności przemysłowej nie przewiduje istnienia "prawa do serii znaków towarowych".
Skarżąca w toku postępowania powoływała się na swoje uprawnienie do wystąpienia w trybie art. 165 rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej o zakazanie używania unijnego znaku towarowego "Femina". W tym celu skarżąca powinna jednak wszcząć odpowiednie postępowanie. Do tego czasu unijny znak towarowy jest chroniony na terytorium Polski, zaś orzekanie w kwestii zakazu używania znaku na podstawie art. 165 rozporządzenia nr 207/2009 nie należy do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego niniejszą sprawę.
Mając to na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. oddalił skargę kasacyjną.