Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnegoz 16 lipca 2019 r., sygn. akt II GSK 2052/17

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 1039/16, oddalił skargę C. Inc. z siedzibą w N. (USA) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] grudnia 2005 r. A. sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: uprawniona) zgłosiła do ochrony znak towarowy słowno-graficzny w kolorze czarno-białym CB CITY BROKER, przeznaczony do oznaczania towarów/usług w klasie 36: pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego. Decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. udzielono prawo ochronne na zgłoszony znak towarowy. W dniu [...] września 2008 r. do UP wpłynął sprzeciw firmy C. N.A. oraz C. Inc. z siedzibą w N. (dalej: zgłaszający sprzeciw, spółka, skarżąca) od udzielonego prawa ochronnego. Zgłaszający sprzeciw w podstawie prawnej powołali art. 246 ust. 1, art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). W uzasadnieniu wskazali, że wyrażenie "citi", znajdujące się na początku jej znaków, powoduje konfuzyjne podobieństwo znaku spornego do ich znaków, gdyż także znak sporny zawiera wyrażenie podobne, różniące się jedynie mało widocznym elementem "y - city", w związku z czym zachodzi podobieństwo znaków ze względu na podstawowy i wyróżniający element "citi" bardzo silnie zakodowany w pamięci odbiorców, mogący sugerować, że znak sporny jest kolejnym z serii oznaczeń CITI.

W odpowiedzi uprawniona uznała sprzeciw za bezzasadny wskazując, że wyrażenie "city" w jej znaku nie stanowi elementu odróżniającego. Podnosiła też, że działalność żadnego ze wskazanych przez zgłaszającego sprzeciw podmiotów nie pokrywa się z jej działalnością. A. sp. z o.o. wykonuje działalność brokerską w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i jej członkowie posiadają uprawnienia brokerskie. Takich uprawnień nie ma żaden ze wskazanych podmiotów grupy CITI. Ponadto zgłaszający sprzeciw nie wykazali, w ocenie uprawnionej, aby korzystała ona z renomy znaków przeciwstawionych. Uprawniona wskazała także na okoliczność, że jej znak poza wyrażeniem "city" zawiera dodatkowe elementy: "C" "B" i "Broker", których nie zawierają znaki przeciwstawione. Sporny znak "CB CITY BROKER" wyraźnie nawiązuje do działalności wykonywanej przez uprawnioną – pośrednictwa w ubezpieczeniach wykonywanego na terenie miasta P. Decyzją z dnia [...] października 2011 r., nr [...] UP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "CB CITY BROKER".

Organ dokonując porównania usług z klasy 36 obejmującej sporny znak ze znakami przeciwstawionymi sprzeciwiających się spółek: CITI nr R-138423, CITIGROUP nr R-131558, CITIFINANCIAL nr R-150729, CITIINSURANCE nr R-163106 oraz CITICAPITAL nr CTM 18683371, stwierdził, że usługi objęte znakami przeciwstawionymi są identyczne z wykazem usług spornego znaku, z uwagi na ich przeznaczenie i skierowanie do identycznego kręgu odbiorców, a także z uwagi na identyczny sposób dystrybucji tych usług. Dokonując porównania znaków w płaszczyźnie wizualnej organ uznał, że grafika spornego znaku jest uboga i ma drugorzędne znaczenie, a znaki przeciwstawione są słowne oraz słowno-graficzne (znak CITI). Za elementy dominujące w znakach przeciwstawionych uznał człon "CITI", w spornym znaku człon "City". Pozostałe elementy wszystkich znaków organ zakwalifikował jako niedystynktywne, opisowe i wskazujące na rodzaj usług.

Występujący w spornym znaku element graficzny w postaci liter "C" i "B", zdaniem UP nie miał decydującego znaczenia. Różna ilość sylab i liter nie miała zaś wpływu na ogólne zbieżne wrażenie wywierane przez te znaki, co świadczy o ich podobieństwie w warstwie wizualnej ze względu na pierwsze litery "Citi" i "City". Porównanie w warstwie fonetycznej doprowadziło organ do stwierdzenia, że początkowy element badanych znaków "CITI" i "City" będzie przez większość odbiorców odczytywany tak samo, jako "siti". Ten początkowy element znaków jest dominujący i dystynktywny. Początkowy element znaków, przy serii znaków Spółki, będzie elementem odróżniającym jej znaki, wobec czego zachodzić będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców usług co do ich pochodzenia. W płaszczyźnie znaczeniowej organ uznał, że znak "CITI" zawiera co najwyżej sugestię do angielskiego słowa "city" (miasto), a więc brak było podstaw do stwierdzenia podobieństwa na tej płaszczyźnie lub braku podobieństwa do znaku spornego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1191/12 uwzględnił skargę uprawnionej na tę decyzję. Sąd I instancji stwierdził, że jednostronna analiza porównawcza oznaczeń, ze zmarginalizowaniem grafiki spornego znaku słowno-graficznego, czyniła przedwczesnym stanowisko, że podobne wyłącznie na płaszczyźnie fonetycznej elementy słowne "citi" i "city", uznane przez organ za dominujące, powinny decydować o unieważnieniu znaku skarżącej. Wątpliwości WSA budziła także ocena organu dotycząca właściwego kręgu odbiorców. Zdaniem Sądu, w odniesieniu do kryterium dobrego poinformowania klienta, rozsądnie postrzegającego i ostrożnego, organ nie wziął pod uwagę, że badane znaki towarowe dotyczą usług, które nie są codziennymi usługami, zwykłymi i masowymi.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 319/13 oddalił skargę kasacyjną C. Inc. NSA podzielił argumenty Sądu I instancji, że badając podobieństwo przeciwstawionych znaków w warstwie fonetycznej organ dosyć lapidarnie uznał podobieństwo znaków w warstwie wizualnej stwierdzając, że o tym podobieństwie zadecydowała jedynie pierwsza litera "c" w badanych znakach, ale już nie całe wyrażenia "citi" i "city". Zgodził się też z uwagą Sądu I instancji, że ze wszystkich przeciwstawionych znaków (CITI, CITIGROUP, CITIFINANCIAL, CITIINSURANCE i znak zarejestrowany w trybie unijnym CITICAPITAL) jedynie znak CITI jest znakiem słowno-graficznym, tak jak znak sporny CB City Broker. Brak odniesienia się przez UP do obu znaków słowno-graficznych w aspekcie porównywania ich grafiki naruszyło przepisy art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 252 p.w.p., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił także wątpliwości Sądu I instancji co do dokonanej przez UP oceny właściwego kręgu odbiorców i niekonsekwencji organu w tym zakresie, co wynikało z uzasadnienia decyzji.

Urząd Patentowy ponownie rozpatrując sprawę decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. oddalił sprzeciw przypominając, że Spółka nadal podtrzymała obie podstawy ze sprzeciwu: art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Organ zauważył, że Spółka sprecyzowała wykaz przeciwstawionych znaków towarowych. Jednakże UP nie dokonał porównania spornego znaku do znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531, CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371. Uznał, że uprawnionym do znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531 jest inny podmiot niż wnoszący sprzeciw, tj. C. NA z siedzibą w N, USA. Zgodnie zaś z aktualną linią orzeczniczą w postępowaniu spornym przed UP nie jest możliwe powoływanie się na cudze prawa ochronne na znaki towarowe.

Ponadto wnosząca sprzeciw nie wykazała ewentualnego powiązania z podmiotem C. NA z siedzibą w N. Natomiast w odniesieniu do znaków: CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371 UP przyjął, że nie mogą stanowić skutecznego przeciwstawienia dla spornego znaku towarowego, gdyż zostały wskazane jako podstawa sprzeciwu w piśmie z dnia [..] sierpnia 2011 r. czyli po upływie terminu 6 miesięcy zakreślonego przez art. 246 p.w.p. Wobec tego UP dokonał porównania spornego oznaczenia CB City Broker jedynie do należących do Spółki i wniesionych w ustawowym terminie 6 miesięcy oznaczeń: CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014.

Dokonując w pierwszej kolejności oceny podobieństwa towarów, organ zauważył, że znak towarowy CITIGROUP przeznaczony jest do oznaczania usług z klasy 36: usługi ubezpieczeniowe i finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie kart kredytowych, usługi w zakresie obrotu, konsultingu oraz w zakresie gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi inwestycyjne zawarte w tej klasie. Z kolei znak towarowy CITI służy do oznaczania usług z klasy 36: usługi w zakresie ubezpieczeń, spraw finansowych, spraw monetarnych, spraw własności, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, usługi inwestycyjne i usługi dotyczące kart kredytowych, a znak CITICAPITAL do oznaczania usług z klasy 36: ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, działalność dotycząca nieruchomości.

Porównując zakres usług chronionych spornym znakiem i znakami przeciwstawionymi, UP doszedł do konkluzji, że wszystkie oznaczenia służą do sygnowania usług związanych z szeroko rozumianymi usługami ubezpieczeniowymi. Dlatego przyjął, że znaki te są przeznaczone do oznaczania identycznych usług.

Dokonując oceny oznaczeń UP zauważył, że znak R.138423 jest znakiem słowno-graficznym, czarno – białym, składającym się z czarnego napisu "citi". Nad literą "t" znajduje się grafika w formie łuku, tworząc nad tą literą rodzaj daszka. Z kolei znak R.131558 jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "CITIGROUP", a znak CTM.2223014 jest znakiem słownym składającym się z jednego słowa "CITIFINANCIAL". Natomiast sporny znak jest znakiem słowno – graficznym, składającym się z czarnych liter "CB" obwiedzionych białą linią, poniżej której zostały umieszczone słowa "City Broker" sporządzone w białym kolorze. Całość została przedstawiona na czarnym tle. Przeciwstawione znaki obejmują element słowny - słowo "CITI i "CITY" w spornym znaku. Jednakże w ocenie UP ten element nie determinuje podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zdaniem organu przeciwstawione znaki słowno – graficzne różnią się od siebie w znaczący sposób z uwagi na oryginalną i charakterystyczną kompozycję znaku spornego. W znaku tym grafikę stanowi czarne tło, specyficzna czcionka tworząca słowa "City Broker" oraz ciekawa trójwymiarowa czcionka, którą sporządzono litery "CB". Litery te znajdują się w centralnym miejscu znaku i są większe niż wyrazy "City Broker". Dzięki takiej kompozycji, litery "CB" stanowią element wyróżniający i dominujący w spornym znaku. Podobnie zapisane słowa "City" i "Citi" z uwagi na całą kompozycję graficzną tych oznaczeń, a zwłaszcza oryginalność znaku spornego i to, że pierwszymi elementami, na które zwrócą uwagę odbiorcy są litery "CB", a nie słowo "City". Dlatego organ doszedł do wniosku, że znaki te nie są podobne do siebie w warstwie wizualnej.

Porównując sporny znak z pozostałymi dwoma przeciwstawionymi znakami, które są słowne, UP podkreślił, że jego oryginalny układ graficzny przykuwa uwagę odbiorców. Nawet wspólne trzy litery nie powodują podobieństwa znaków, zwłaszcza że przeciwstawione znaki są znakami wieloliterowymi, nieposiadającymi jakiejkolwiek grafiki. Organ uznał, że zaprezentowana ocena pozostaje w zgodzie z zaleceniami wcześniejszych wyroków sądowych.

Dokonując oceny znaków w warstwie fonetycznej UP stwierdził, że posiadanie podobnie wymawianych elementów "City" i "Citi" nie jest wystarczające do uznania ich podobieństwa. Wszystkie znaki zawierają dodatkowe elementy słowne, powodujące, ze oznaczenia te są odmienne w wymowie. Nadto znak sporny składa się z dwóch liter "CB" oraz dwóch słów: "City Broker", podczas gdy znaki przeciwstawione stanowią słowa jednowyrazowe. Nie ma przy tym znaczenia, że "City" i "Citi" będą wymawiane podobnie, zgodnie z ich fonetycznym zapisem. Przeciwstawione znaki będą wymawiane zgodnie z ich zapisem, a przez odbiorców znających język angielski, zgodnie z wymową w tym języku. Porównując z wymową spornego znaku, który ma odmienną długość, podobnie jak ilość słów i liter, zdaniem UP, porównywane znaki nie są do siebie podobne w warstwie fonetycznej.

Podobnie ocenił organ podobieństwo omawianych oznaczeń w warstwie znaczeniowej. Składają się ze słów nie pochodzących z języka polskiego. Słowo "City" oznacza "miasto, miejski" w języku angielskim i tak też jest rozumiane przez polskich odbiorców. Natomiast "broker" występuje w języku polskim i oznacza pośrednika. Zatem przeciwstawione oznaczenie będzie rozumiane jako "miejski broker". Natomiast element "Citi" nie posiada znaczenia w języku polskim, ale z racji identycznej albo bardzo podobnej wymowy do angielskiego "city" może być przez polskich odbiorców kojarzone z tym słowem rozumianym, jak wskazano - "miasto".

Z kolei oznaczenie "CITIGROUP" przez część polskich odbiorców będzie rozumiane jako słowo fantazyjne, a przez część jako "miejska grupa" i budzące skojarzenia z czymś miejskim.

Znak "CITIFINANCIAL" także składa się z jednego słowa i nie posiada znaczenia w polskim języku. Będzie przez część odbiorców znających język angielski kojarzone jako "finanse miejskie", a dla części będzie budzić skojarzenia z czymś miejskim, a drugi człon z polskim słowem "finanse, finansowy" i w konsekwencji z finansami.

Organ oceniając element "City" i "Citi" stwierdził, że słowo "city" oznaczające miasto jest niedystynktywne, a słowo "citi" – obojętne semantycznie odróżnia znaki przeciwstawione od znaku spornego. Dlatego porównywane oznaczenia różnią się także w warstwie znaczeniowej.

Zatem, w ocenie UP, w omawianej sprawie nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące ryzyko skojarzenia spornego znaku ze znakami przeciwstawionymi. Usługi sygnowane porównywanymi znakami nie mają charakteru usług codziennych i masowych. Korzystanie z nich nie jest działaniem nieprzemyślanym ani czynnością codzienną. Usługi te są świadczone przez wyspecjalizowane podmioty, które działają na podstawie wydanych zezwoleń i koncesji i dbają o wysoką jakość usług i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, a nie przez przypadkowe przedsiębiorstwa. Odbiorcy tychże usług szczegółowo analizują przedstawione oferty, opatrzone znakami towarowymi, a poziom ich uwagi przy wyborze usług i ich ocenie jest na tyle wysoki, że wyklucza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia.

Dlatego organ uznał za bezpodstawny zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie dopatrzył się także naruszenia przez sporne prawo ochronne przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Uznał, że sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionych, renomowanych znaków towarowych na żadnej z płaszczyzn: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Między spornym oznaczeniem a przeciwstawionymi znakami istnieje dużo więcej różnic niż elementów wspólnych, które skutecznie eliminują podobieństwo pomiędzy tymi znakami towarowymi oraz ryzyko ich skojarzenia.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę C. Inc.

Na wstępie Sąd I instancji wskazał, że w rozpoznawanej sprawie jako podstawy unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy należało stosować przepisy p.w.p. obowiązujące w dacie złożenia wniosku o udzielenie omawianego prawa czyli w dniu 1 grudnia 2005 r., co też organ uczynił. Zatem Sąd I instancji był związany treścią art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

W ocenie Sądu I instancji, skarżona decyzja UP z dnia 18 grudnia 2015 r. nie narusza przepisów art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w takim stopniu, aby podlegała uchyleniu.

W kwestionowanej decyzji organ przedmiotem porównania ze spornym oznaczeniem uczynił następujące znaki towarowe przysługujące Spółce: CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014.

Co do znaków: CITIBANK R.84244, CITIBUSINESS R.122128, CITIBANK R.83132, CITIBUSINESS CTM.679282, CITIBANK CTM.179531 organ ich nie uwzględnił, albowiem uprawnionym do nich jest inny podmiot niż wnoszący sprzeciw, tj. C. NA z siedzibą w N., USA. Natomiast w odniesieniu do znaków: CITIFINANCIAL R.150729, CITICAPITAL CTM.1868371 Urząd Patentowy przyjął, że nie mogą stanowić skutecznego przeciwstawienia dla spornego znaku towarowego, gdyż zostały wskazane jako podstawa sprzeciwu w piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. czyli po upływie terminu 6 miesięcy zakreślonego przez art. 246 p.w.p. W myśl bowiem art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.

W odniesieniu do ostatnio powołanych oznaczeń stanowisko UP byłoby prawidłowe jako uwzględniające aktualne orzecznictwo: wyroki NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 1983/13, z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. akt II GSK 2381/14 (opubl. orzecznia.nsa.gov.pl), gdyby nie konieczność podporządkowania się wskazaniom Sądu w sprawie VI SA/Wa 1191/12. W wyroku tym, za organem, przedmiotem porównania uczynił oznaczenia: CITI nr R.138423, CITIGROUP nr R.131558, CITIFINANCIAL nr R.150729, CITIINSURANCE nr R.163106 i CITICAPITAL nr CTM.18683371. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie II GSK 319/13 zaakceptował to ograniczenie zakresu porównywanych oznaczeń. Zresztą Spółka w skardze kasacyjnej okoliczności tej nie podważała.

Zatem ze spornym znakiem porównywane powinny być oznaczenia: CITI nr R.138423, CITIGROUP nr R.131558, CITIFINANCIAL nr R.150729, CITIINSURANCE nr R.163106 i CITICAPITAL nr CTM.18683371. Dalsze ograniczenie zakresu porównywanych oznaczeń do CITIGROUP R.131558, CITI R.138423 i CITIFINANCIAL CTM.2223014 było więc nieprawidłowe. Obecny Sąd w motywach ustnych uzasadnienia zaakceptował to stanowisko. Nie było ono zasadne z uwagi na związanie oceną z wyroku VI SA/Wa 1191/12. Jednakże ta opinia nie miała wpływu na wynik sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., gdyż nieujęte w obecnie dokonanym porównaniu dwa znaki były znakami słownymi, a sposób ich oceny byłby tożsamy jak wobec powołanych trzech oznaczeń (wynika to z wytycznych WSA w sprawie VI SA/Wa 1191/12 i NSA w sprawie II GSK 319/13).

Z kolei znak towarowy CITIFINANCIAL nr R.150729 podobnie jak znak CITIFINANCIAL CTM.2223014 jest znakiem słownym (oba znaki są identyczne). Ponadto Sąd podzielił stanowisko UP, że istniała rodzina oznaczeń zawierających słowo: "CITI" (czyli znaków z tym przedrostkiem było więcej), ale nie miała ta okoliczność wpływu na wynik sprawy.

WSA zauważył, że Spółka nie podnosiła zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a. Podnosiła zaś zarzut naruszenia art. 6 k.p.a., art. 246 ust. 1 w zw. z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. (pkt I.5. skargi), który należało jednak ocenić jako niemający wpływu na wynik postępowania z powodów wyżej przedstawionych.

Przechodząc zaś do oceny zaskarżonej decyzji, Sąd I instancji zauważył, że przedmiotem rozstrzygania w decyzji UP z dnia 21 października 2011 r., nr Sp.535/09 była wyłącznie podstawa z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W wyroku o sygn. VI SA/Wa 1191/12 Sąd również nie zajmował stanowiska co do zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Podobnie NSA nie odnosił się do tej podstawy (nie było w tym zakresie zarzutów Spółki składającej skargę kasacyjną).

W sprawie VI SA/Wa 1191/12 decyzja UP z dnia 21 października 2011 r. została uchylona jako wydana z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. Co do podobieństwa usług objętych spornym znakiem i przeciwstawionymi mu oznaczeniami, w sprawie VI SA/Wa 1191/12 Sąd przyjął, że w pewnych zakresach pokrywają się – pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, a usługi oznaczane badanymi znakami są bardzo zbliżone. To stanowisko w świetle art. 153 p.p.s.a. jest wiążące. Natomiast w kwestionowanej decyzji z dnia 18 grudnia 2015 r. UP przyjął, że porównywane znaki są przeznaczone do oznaczania identycznych usług. Jednakże wyjście przez organ poza granice z art. 153 p.p.s.a. nie miało wpływu na wynik sprawy. Metodologia badania pozostałych przesłanek podobieństwa znaków w przypadku ustalenia, że towary (usługi) są bardzo zbliżone albo identyczne, pozostaje taka sama.

W treści art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. mowa jest o towarach identycznych lub podobnych. Ponadto dopiero ustalenie wystąpienia tej okoliczności pozwala na badanie dalszych przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Przechodząc do oceny porównania podobieństwa znaku spornego z przeciwstawionymi oznaczeniami, zostało wskazane, że znaki towarowe porównuje się całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie tworzące je elementy łącznie, tj. w słownym znaku – określone słowo lub słowa, a w znaku słowno – graficznym - wszystkie tworzące ten znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafikę, kolor i wzajemną kompozycję tych elementów.

W odniesieniu do warstwy fonetycznej porównywanych znaków w sprawach VI SA/Wa 1191/12 i II GSK 319/13 stwierdzono, że nie do zaakceptowania jest pogląd UP, że jedynie wyrażenia "city" i "citi" są wyłącznie dystynktywne i taki sam sposób ich wymowy zadecydował o unieważnieniu spornego prawa ochronnego. Organ pominął inne elementy porównywanych znaków. Sądy orzekające we wcześniejszych sprawach dotyczących spornego prawa uznały też, że przeciwstawione oznaczenia (za wyjątkiem CITI, bo zawiera tylko ten element) zbudowane na zasadzie citi plus inny wyraz, w wymowie odbierane są jako jednowyrazowe, w przeciwieństwie do oznaczenia CITY BROKER. Organ dodatkowo zauważył, że sporny znak składa się z dwóch liter oraz dwóch wyrazów czyli podążając za stanowiskiem skarżącej – z trzech odrębnych elementów.

Natomiast oznaczenia Spółki są jednowyrazowe, choć składają się z dwóch członów (wyraz złożony), czego nie kwestionowano. Taka konstrukcja słowna tychże znaków wpływa na ich wymowę. Organ dokonał w zaskarżonej decyzji szczegółowej i wyczerpującej analizy porównywanych oznaczeń w warstwie fonetycznej. Zdaniem Sądu, ocena UP podobieństwa oznaczeń w warstwie fonetycznej została dokonana kompleksowo i prawidłowo, w zgodzie z wytycznymi w sprawie VI SA/Wa 1191/12. Dlatego za organem należało przyjąć, że porównywane znaki nie są do siebie podobne w warstwie fonetycznej.

Oceny wyroku WSA z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 6/13 kontrolującego decyzję UP unieważniającą prawo ochronne na sporny znak wskutek porównania z oznaczeniami analogicznymi, jak skarżącej, dokonał także NSA w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie II GSK 2139/13 (zgłaszającym sprzeciw był C. N.A. z siedzibą w N., USA, a uprawnionym ten sam podmiot co w niniejszej sprawie), w którym zauważył, że "przeciwstawione znaki uczestnika postępowania odczytywane są nie jako dwa odrębne wyrazy (...), ale jako jeden wyraz, zaś znak uprawnionej odczytywany jest dwuwyrazowo. Choć niewątpliwie wskazana różnica w warstwie fonetycznej jest subtelna, to jednak na tyle istotna, by uwzględnić ją w ramach oceny spornego znaku." Argumenty Spółki co do oceny warstwy fonetycznej są zaś wybiórcze, nie uwzględniające całościowego porównania znaków w tej warstwie.

Co do warstwy wizualnej, w kwestionowanej decyzji UP dokonał wyczerpującej oceny i porównania warstw graficznych spornego i przeciwstawionych oznaczeń, uwzględniających przedstawione wyżej wskazania Sądów obu instancji. Organ, kierując się kompozycją graficzną zgłoszonego znaku, doszedł do prawidłowej konkluzji, że litery "CB" stanowią jego element wyróżniający i dominujący. W konsekwencji porównywane znaki również w płaszczyźnie wizualnej prawidłowo uznał za niepodobne. Argumentacja Spółki przedstawiona w skardze stanowiła w istocie polemikę z oceną dokonaną przez organ.

Ponadto organ dokonał szczegółowej analizy znaczenia poszczególnych znaków, z uwzględnieniem okoliczności, czy polski odbiorca zna język angielski (wówczas wyrażenia pochodzące z języka angielskiego będą rozumiane zgodnie z ich znaczeniem w tymże języku, a dla odbiorców nie znających języka angielskiego mogą mieć charakter fantazyjny). W konkluzji doszedł do słusznego stanowiska, że porównywane znaki różnią się także w warstwie znaczeniowej. Skutkiem takiego stanowiska było przyjęcie, że sporny znak nie jest podobny do przeciwstawionych oznaczeń. Organ w zaskarżonej decyzji właściwie także określił krąg odbiorców porównywanych znaków, zgodnie z zaleceniami Sądu w sprawie VI SA/Wa 1191/12. Na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd nie miało także wpływu istnienie rodziny znaków zawierających słowo "CITY", gdyż nie stwierdzono podobieństwa porównywanych oznaczeń. Stanowisko UP pozostaje w zgodzie z orzecznictwem TSUE (wcześniej Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich), który w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 ze skargi Il Finanziaria SpA z siedzibą w Scandicci (Włochy) p-ko OHIM, opubl.

Lex nr 226293) orzekł, że na ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego z należącymi do danej serii znakami wcześniejszymi można powoływać się gdy łącznie spełnione są przesłanki, m.in. zgłoszony znak powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, ale wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Wyłączenie może nastąpić w sytuacjach, np. gdy wspólny element należących do serii znaków wcześniejszych umiejscowiony jest w zgłoszonym znaku inaczej niż jest zwykle umieszczony w znakach należących do serii lub też gdy ma on inną zawartość semantyczną. Organ oceniając podobieństwo spornego i przeciwstawionych znaków wykazał przedstawione cechy wyłączające ryzyko skojarzenia między porównywanymi znakami.

Z powyższych przyczyn Sąd I instancji nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w części rozstrzygającej zarzut z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie naruszyła ta decyzja również podnoszonych przez skarżącą przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a.

Urząd Patentowy w kwestionowanej decyzji dokonał także oceny prawa ochronnego udzielonego na sporny znak "CB CITY BROKER" w kontekście przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Wprawdzie organ w tej części decyzji nie wyjaśnił, jak określił krąg odbiorców, z punktu widzenia których będzie oceniana renoma oraz identyczność bądź podobieństwo do renomowanego znaku, to nie można przyjąć, że ta kwestia nie została przez organ wyjaśniona. Sąd wskazał, że decyzja stanowi całość, a krąg odbiorców usług objętych spornym i przeciwstawionymi znakami został określony przy ocenie zarzutu naruszenia przez UP przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia dotyczące ustalenia właściwego kręgu odbiorców, Sąd nie znalazł podstaw, aby podważać stanowisko UP zaprezentowane wcześniej przy ocenie zarzutu z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Dlatego Sąd stwierdził, że organ prawidłowo określił krąg odbiorców spornego znaku.

W ocenie Sądu organ dokonał oceny podobieństwa porównywanych oznaczeń z uwzględnieniem kryteriów wymaganych przez art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i doszedł do prawidłowej konkluzji, że między znakami nie istnieje podobieństwo. Chociaż organ niefortunnie brak podobieństwa ujął w kategoriach "ryzyka skojarzenia", to przeprowadzona analiza wskazuje, że chodziło o niebezpieczeństwo skojarzenia. Wynika to też z analizy podobieństwa porównywanych oznaczeń, która była bardziej szczegółowa aniżeli wcześniej przeprowadzona w odniesieniu do przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skoro nie stwierdzono podobieństwa oznaczeń, nie było potrzeby do odwoływania się do kryteriów służących do oceny stopnia podobieństwa.

W konsekwencji WSA nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, które skutkowałyby uchyleniem zaskarżonej decyzji i na mocy art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła skarżąca, zaskarżając go w całości i zarzucając mu, na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.), naruszenie:

1. 1. przepisów postępowania, tj. art. 133 § 1 i art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a., poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy wobec:
2. a. stwierdzenia, iż element CITY posiada w spornym znaku opisowy charakter;
3. b. stwierdzenia, iż na ocenę naruszenia renomy znaków towarowych CITI nie miało znaczenia istnienie rodziny znaków towarowych CITI;
4. c. przyjęcia, iż w kontekście naruszenia renomy znaków towarowych CITI element CB posiada dominujący charakter w spornym znaku towarowym;
5. d. stwierdzenia, że pomiędzy porównywanymi znakami nie występuje podobieństwo;
6. e. odstąpienia od oceny możliwości naruszenia renomy znaków towarowych CITI;
7. f. braku ustalenia elementów znaków CITI z którymi jest związana renoma;
8. g. stwierdzenia, iż badanie pt, "Test znaku towarowego CB CITY BROKER" przeprowadzone w 2011 r. przez Pracownię Badań Społecznych – B. Sp. z o.o. -zał. nr 7 do pisma z [...] sierpnia 2011 r., zostało przeprowadzone na grupie odbiorców, których nie można zakwalifikować jako odbiorców ani spornego oznaczenia, ani też znaków przeciwstawionych;
9. h. nie uwzględnienia badania pt. "Test znaku towarowego CB CITY BROKER" przeprowadzone w 2011 r. przez Pracownię Badań Społecznych – B. Sp. z o.o. -zał. nr 7 do pisma z [...] sierpnia 2011 r., mimo, że stanowiło ono istotny i empiryczny środek dowodowy w sprawie;
10. i. braku ustalenia wadliwości wymagań stawianych Skarżącemu przez Urząd Patentowy odnośnie wykazania wystąpienia nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru znaków towarowych CITI.

Każde z wymienionych naruszeń w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

1. 2. Naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), zwanej dalej p.w.p., w zakresie:
2. a. pojęcia podobieństwa znaków towarowych;
3. b. oderwania oceny pojęcia podobieństwa znaków towarowych od możliwości przyniesienia zgłaszającemu nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru znaków towarowych CITI.
4. 3. Naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 153 p.p.s.a. oraz art. 170 p.p.s.a. poprzez uznanie, że związanie Urzędu Patentowego i Sądu I instancji oceną prawną wyrażoną w wyroku V) SA/Wa 1191/12 dotyczyło również przesłanek art, 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. a wyjście poza granice art. 153 p.p.s.a. nie miało wpływu na wynik sprawy, co miało istotny wpływ na wynik postępowania.

Wobec powyższego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, rozpoznanie niniejszej skargi na rozprawie, a także o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej strona przedstawiła argumenty na poparcie podnoszonych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż podniesione w niej zarzuty nie są trafne i skuteczne.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów skargi kasacyjnej w pierwszej kolejności procesowych zgłoszonych w ramach podstawy z art. 174 pkt 1 p.p.s.a. należy na wstępie zaznaczyć, że sprawa niniejsza była ponownie rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a wcześniej przez organ – Urząd Patentowy, który wydał zaskarżoną decyzję w oparciu o wskazanie poprzednich wyroków WSA i NSA uchylających pierwszą decyzję Urzędu Patentowego, która unieważniała sporny znak towarowy zarejestrowany na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w [...].

Podkreślenia wymaga, że powołane wyżej wyroki WSA, NSA, poprzedzające wydanie zaskarżonej decyzji oddalającej sprzeciw strony skarżącej, zawierały zgodnie z przepisem art. 153 p.p.s.a. wytyczne dla organu co do dalszego postępowania i zawierały stanowisko w zasadniczej kwestii w tej sprawie co do podobieństwa porównywanych znaków towarowych w zakresie przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zarówno organ jak i Sąd I instancji przy ponownym rozpatrywaniu sprawy uwzględniając powyższe wskazania i wytyczne Sądów obu instancji stwierdził, że brak jest wystarczających argumentów przemawiających za podobieństwem porównywanych znaków towarowych, które mogłoby wprowadzić w błąd usługobiorcę usług ubezpieczeniowych (finansowych) co do pochodzenia świadczonych usług opatrzonych spornym znakiem towarowym. Nawet strona skarżąca w skardze kasacyjnej nie zarzuca naruszenia przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., co oznacza, że nie kwestionuje ustaleń organu zaakceptowanych przez Sąd I instancji odnośnie niespełnienia przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Natomiast strona skarżąca nadal zarzuca zaskarżonemu wyrokowi naruszenie zarówno przepisów procesowych jak przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. czyli nienależyte zbadanie przesłanek unieważnienia spornego znaku towarowego w odniesieniu do znaków renomowanych strony skarżącej.

Zarzuty procesowe przywołane w pkt 1 skargi kasacyjnej sprowadzają się do polemiki z prawidłowymi ustaleniami organu, podzielanymi w pełni przez Sąd I instancji w zakresie podobieństwa, czy też braku podobieństwa porównywanych znaków towarowych.

Sąd I instancji ponownie analizując wszystkie elementy porównywanych znaków towarowych we wszystkich płaszczyznach, które podlegały analizie zgodnie z treścią przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. doszedł do przekonania, które poparł wnikliwą analizą i argumentacją, że brak jest podobieństwa tych znaków, które uruchamiałyby zastosowanie zarówno przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jak i przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Sąd nie zakwestionował, że znaki towarowe strony skarżącej mają charakter znaków renomowanych, jednakże nie podzielił zarzutów C. Inc. – właściciela tych znaków, że sporny znak wykorzystuje renomę strony skarżącej z powodu podobieństwa porównywanych znaków, a strona skarżąca ponosi z tego tytułu szkodę lub uczestnik A. odnosi z tego tytułu nienależną korzyść.

Przede wszystkim Sąd I instancji stwierdził, że organ dokonał podobieństwa porównywanych oznaczeń z uwzględnieniem kryteriów wymaganych przez art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (s. 17–18 decyzji) i doszedł do prawidłowych konkluzji, że miedzy znakami nie występuje podobieństwo.

Jeśli nie stwierdzono podobieństwa oznaczeń, to nie było potrzeby do odwoływania się do kryteriów służących do oceny stopnia podobieństwa.

Wszystkie istotne różnice między porównywanymi oznaczeniami zostały przedstawione w sposób logiczny i przekonujący, z obszerną argumentacją faktograficzną i prawną, i zarzut strony skarżącej, że mimo tych argumentów jej zdaniem to podobieństwo istnieje w takim stopniu, że stwarza niebezpieczeństwo skojarzenia spornego oznaczenia z porównywanymi znakami towarowymi w rozumieniu przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie jest należycie uzasadniony i nie zasługiwał na uwzględnienie. Rozważania strony skarżącej, że słowo "City" podobne fonetycznie do słowa "Citi" używane w znakach towarowych strony skarżącej ma taką moc odróżniającą i należy do wyłącznego wykorzystania w znakach tylko przez stronę skarżącą, nie zostało poparte żadną przekonującą argumentacją zawartą w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, prawnie opartą w orzecznictwie krajowym jak i wspólnotowym.

Należy w tym miejscu stwierdzić, że słowo "City" weszło do powszechnego użytku w języku polskim jako dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego, oznaczające miasto lub śródmieście i jest używane przy oznaczaniu szeregu usług i miejsc, i w zasadzie ma charakter opisowy jako miejski, tracąc charakter odróżniający, który niewątpliwie może posiadać słowo "Citi" w języku polskim jako abstrakcyjne oznaczenie.

Zatem zarzut, że badanie przesłanek podobieństwa porównywanych znaków w ramach przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., które nie zostało zakwestionowane w tej skardze kasacyjnej jest nieprzydatne do zastosowania przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., który mówi o podobieństwie w takim stopniu, że stanowi to niebezpieczeństwo skojarzenia ze znakiem renomowanym, jest chybiony.

Niewątpliwie w obu przypadkach należy zbadać istnienie podobieństwa porównywanych znaków, aby w przypadku potwierdzenia tego podobieństwa przeanalizować szczegółowo stopień tego podobieństwa w aspekcie zagrożenia skojarzenia spornego oznaczenia ze znakiem renomowanym i w związku z tym badać dalsze konsekwencje tego skojarzenia, o których mowa w przesłance trzeciej z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tzn. nienależnych korzyści bądź szkodliwości dla renomy znaku wcześniejszego.

Szczegółowe badanie tej ostatniej przesłanki zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wchodziłoby w grę wówczas, jeśli spełniona byłyby pozostałe przesłanki podobieństwa znaków i niebezpieczeństwa skojarzenia spornego znaku ze znakiem renomowanym.

Zarzut, że w zakresie tej przesłanki Sąd I instancji nie odniósł się w sposób należyty do zebranego w sprawie materiału dowodowego jest również nietrafny, gdyż w końcowej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sąd za organem ocenił ten materiał i wyjaśnił dlaczego badania Pracowni Badań Społecznych załączone do pisma z 17 sierpnia 2011 r. były niewystarczające jako dowód świadczący o nieprawidłowej ocenie przez organ całości przedstawionego materiału dowodowego w zakresie prawdopodobieństwa czerpania nienależnych korzyści lub wyrządzenia szkody.

Brak jest zatem skutecznych kontrargumentów co do naruszenia przepisów postępowania w zakresie ustalenia stanu faktycznego w ramach przesłanek z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Sąd I instancji odniósł się również w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do twierdzenia strony skarżącej, że sporny znak mógłby być łatwo kojarzony z serią znaków towarowych nabytych od strony skarżącej zawierającej część słowną "Citi" poprzez użycie w spornym znaku odrębnego słowa "City", które łatwo skojarzyć fonetycznie ze słowem "Citi" (częścią znaków słownych strony skarżącej) jako nowy znak towarowy z tej serii.

Wymogi kojarzenia nowego oznaczenia z serią znaków pochodzących od jednego przedsiębiorcy i zawierających wspólny element podobny do elementu zawartego w spornym znaku zostały w orzecznictwie określone i ten przypadek nie spełnia tych kryteriów podobieństwa do znaku seryjnego, a również zostały dostatecznie wykazane w zaskarżonej decyzji i uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji.

Skoro zostały również dokonane prawidłowe ustalenia faktyczne przez organ w zakresie drugiej podstawy unieważnienia spornego znaku z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a następnie zarówno organ jak i Sąd I instancji dokonał prawidłowej subsumcji ustalonego stanu faktyczne do możliwości ewentualnego zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i następnie stwierdził brak przesłanek w ustalonym stanie faktycznym do jego zastosowania, to zarzut naruszenia tego przepisu prawa materialnego przez błędną wykładnię należało uznać za chybiony. Sąd I instancji przeanalizował wszystkie przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i dokonał prawidłowej wykładni tego przepisu.

Jeszcze raz należy stanowczo podkreślić, że mimo bardziej szczegółowych kryteriów badano podobieństwa porównywanych znaków i stopnie tego podobieństwa w aspekcie niebezpieczeństwa kojarzenia porównywanych znaków, to jak to słusznie podkreślił Sąd I instancji, zasadnicze znaczenie ma ustalenie samego podobieństwa znaków lub też istotnych różnic, które to podobieństwo wykluczają.

Ostatni zarzut skargi kasacyjnej naruszenia przepisu art. 153 p.p.s.a. oraz art. 170 p.p.s.a. poprzez przekroczenie granic art. 153 p.p.s.a. przez organ jest całkowicie chybiony, gdyż zarówno organ jak i Sąd I instancji, rozpoznając sprawę ponownie, niewątpliwie kierowali się wskazaniami poprzednich wyroków, ale sprawę rozpoznali w całości, przeprowadzając postępowanie dowodowe zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo znaków przemysłowych, dokonano prawidłowej oceny materiału dowodowego, a zastosowanie przepisów prawa materialnego uwzględniało także wskazania z art. 153 p.p.s.a., art. 170 p.p.s.a. zawarte w poprzedzających wyrokach WSA i NSA.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw na mocy art. 184 p.p.s.a.