Uzasadnienie
Wyrokiem z 14 listopada 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2869/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. GmbH w H., Niemcy, na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] października 2011 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.
Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:
dnia [...] września 2004 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek B. AG z siedzibą w M., Niemcy (dalej wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "BOSS" o numerze R-142171, udzielonego na rzecz firmy A. GmbH z siedzibą w H., Niemcy (dalej uprawniona). Znak został przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 i 34: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów; tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki.
Decyzją z [...] października 2007 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na słowny znak towarowy "BOSS" o nr R-142171 w części dotyczącej towarów w klasie 14, tj. przyborów dla palaczy, w pozostałej zaś części wniosek o unieważnienie oddalił.
WSA w Warszawie wyrokiem z 23 października 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 784/08, uchylił powyższą decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "BOSS" o numerze R-142171.
Sąd uznał, że stanowisko organu o braku podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34 jest przedwczesne i nie odnosi się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, bowiem ocena podobieństwa zarówno samych towarów, jak i oznaczeń nie została dokonana w pełnym zakresie. Organ nie dokonał analizy funkcjonowania znaków w warunkach określonego rynku oraz jego odniesienia do przeciętnego odbiorcy. Sąd zakwestionował dokonaną przez Urząd wykładnię art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., wskazując, że Urząd Patentowy nie ustalił, kiedy wnioskodawca zaprzestał używania znaków dla określonych towarów.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t., zdaniem WSA organ pominął fakty znane mu z urzędu, a dotyczące renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Sąd podkreślił, że organ rozpoznając ponownie sprawę winien jeszcze raz dokonać oceny podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych oraz ustalić, kiedy doszło do zaprzestania używania znaków towarowych wnioskodawcy w odniesieniu do określonych towarów.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy decyzją z [...] października 2011 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "BOSS" o nr R-142171.
WSA w Warszawie wyrokiem z 27 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 915/15, uchylił powyższą decyzję. Uznał, że decyzja naruszała art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Zdaniem Sądu ograniczenie się przez organ do stwierdzenia, iż przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych jest niewystarczające dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków, bowiem w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także inne towary. Stanowisko urzędu nie zostało niczym poparte. Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku BOSS HUGO BOSS nr IR 584899. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 i nie wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy RP była skrótowa oraz pobieżna, wobec czego nie jest możliwe ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.
Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie elementy znaku towarowego, oferowane towary, ceny, miejsca zbytu, klientów.
W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej od powyższego wyroku przez Urząd Patentowy RP oraz B. GmbH & Co. KG z siedzibą M., Niemcy, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 20 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 673/13, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę WSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.
NSA uznał, że rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08 wyznaczyło zakres ponownego rozpatrzenia sprawy, jako że decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] października 2007 r. została uchylona jedynie w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "BOSS" o numerze R-142171. Oznacza to, że wskazana decyzja w zakresie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 14, a mianowicie przyborów dla palaczy - jest decyzją prawomocną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 października 2008 r. sformułował wskazania co do dalszego postępowania, które wiązały zarówno organ, jak i Sąd ponownie rozpoznający sprawę.
NSA podkreślił, że zagadnieniem mającym zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest właśnie kwestia związania wyrokiem WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08.
Zauważył ponadto, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sądu I instancji pojawia się również szereg innych twierdzeń, które jednoznacznie wskazują, że Sąd nie poczynił ustaleń w oparciu o akta rozpoznawanej sprawy.
WSA w Warszawie ponownie rozpoznając sprawę, oddalił skargę.
W ocenie Sądu rozpoznając ponownie sprawę, organ administracji zastosował się do zaleceń wskazanych w wyroku z 23 października 2008 r. dotyczących ponownego dokonania oceny podobieństwa znaku spornego i przeciwstawionych znaków towarowych, ustalenia kiedy doszło do zaprzestania używania znaków towarowych skarżącego w odniesieniu do określonych towarów, których dotyczy wygaszenie praw ochronnych. Urząd Patentowy ponownie przeanalizował także poszczególne dowody, zgłoszone w celu wykazania renomy znaków towarowych skarżącego oraz poddał je ocenie, mając na względzie, że dowody mogą się wzajemnie uzupełniać, co oznacza, że ich ocena powinna być dokonywana również łącznie.
Sąd stwierdził, że organ, powołując się na wyrok z 23 października 2008 r. w pierwszej kolejności poddał ocenie jednorodzajowość samych towarów. W ocenie organu towary objęte zakresem ochrony znaków przeciwstawionych są towarami tego samego rodzaju co towary objęte zakresem ochrony znaku spornego. Przybory te są tymi samymi przyborami co wskazane w klasie 34, z tą tylko różnicą, że są to przybory wykonane z metali szlachetnych lub nimi pokryte. Zdaniem organu również towary z klasy 34 objęte zakresem ochrony znaku spornego, tj. tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych zakresem ochrony znaków zarejestrowanych pod numerami: R-66418, IR-584899 oraz IR-606620. Zapalniczki należą do podstawowych akcesoriów palaczy i w przeciwieństwie do wielu innych przyborów takich jak: papierośnice, fajki czy cygaretki, są konieczne do użycia takich towarów jak papierosy lub wyroby tytoniowe.
Mogą być jedynie zastąpione przez zapałki, co oznacza, że są stosowane z tymi ostatnimi wymiennie. Bez zapalenia ogniem większości wyrobów tytoniowych nie jest bowiem możliwe ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego należy w ocenie organu należy uznać te towary za komplementarne.
Natomiast zapalniczki i zapałki są towarami o identycznymi przeznaczeniu. Wszystkie wyżej wymienione towary dostępne są w specjalistycznych sklepach z wyrobami tytoniowymi i będą skierowane do tego samego odbiorcy - palacza tych wyrobów. Zatem towary, do oznaczania których przeznaczony jest sporny znak towarowy mają bądź to samo przeznaczenie co zapalniczki, bądź są towarami wzajemnie się uzupełniającymi i służącymi do czynności palenia wyrobów tytoniowych. Natomiast o braku podobieństwa (jednorodzajowości) nie może przesądzać fakt, że towary te stworzone są z różnych materiałów. Przy uznaniu komplementarności towarów nie jest to kryterium niezbędne, ważniejsza jest bowiem funkcja danego towaru i związek z towarem głównym (w tym przypadku wyrobem tytoniowym rozpalanym zapalniczką).
Zatem nawet jeśli zapalniczki nie są produkowane przez producentów papierosów to fakt, że towary te są kupowane w tym samym czasie i miejscu i w związku ze sobą może wytworzyć u odbiorcy przeświadczenie, że pochodzą z tego samego źródła. Natomiast fakt, że towary te wprowadzane są do obrotu przez strony odmiennymi kanałami dystrybucyjnymi i sprzedawane są przez strony w różnych punktach sprzedaży, zdaniem organu pozostaje bez wpływu na ocenę podobieństwa towarów. Organ stwierdził, że fakt obecności towarów tego samego rodzaju różnych producentów w określonych sklepach jest wynikiem polityki biznesowej firm, która może ulec zmianie. Istnieje zresztą praktyka handlowa sprzedawania określonych towarów wyłącznie w określonych sieciach sklepów, co nie może przekreślać twierdzenia o braku ich podobieństwa.
Ponadto, zdaniem organu sporny znak towarowy BOSS o numerze R-142171 należy uznać za podobny do przeciwstawionych mu znaków towarowych: BOSS HUGO BOSS o numerze IR-584899 oraz BOSS HUGO BOSS o numerze IR-606620. Cechy wspólne powyższych znaków mogą prowadzić do pomylenia znaków, gdyż oznaczenia postrzegane jako całość wywołują wrażenie wspomnianego podobieństwa i kreują ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
WSA stwierdził, że organ dokonał ustaleń, kiedy doszło do zaprzestania używania przeciwstawionych znaków towarowych w odniesieniu do towarów, których dotyczyło wygaszenie praw ochronnych i stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy BOSS o numerze R-66417 w części dotyczącej towarów z klasy 34 z dniem [...] maja 1998 r. zaś prawo ochronne na znak towarowy HUGO BOSS o numerze R-66418 zostało wygaszone w części dotyczącej towarów z klasy 34 z wyjątkiem zapalniczek z dniem [...] października 1998 r. Natomiast dla znaków międzynarodowych BOSS HUGO BOSS o numerze IR-584899 oraz BOSS HUGO BOSS o numerze IR-606620 decyzje o wygaszeniu ich ochrony w części dotyczącej towarów z klasy 34 z wyjątkiem zapalniczek - zostały wydane ze skutkiem od dnia [...] września 1998 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzje o wygaśnięciu powyższych praw w przywołanej powyżej części w roku 1998, a zatem znaki te nie były używane co najmniej od roku 1995. W konsekwencji znaki te nie mogły być skutecznie przeciwstawione na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., skoro sporny znak towarowy został zgłoszony [...] maja 1999 r., a więc po upływie trzech lat od zaprzestania używania przeciwstawionych znaków towarowych.
Sąd I instancji stwierdził, że organ uznał, że o renomie przeciwstawionych znaków towarowych wnioskodawcy świadczy w pierwszej kolejności propagowana w prasie dobra opinia dotycząca towarów tak oznaczanych, w której podkreślano szczególną pozycję wnioskodawcy wśród producentów odzieży. Stąd też w ocenie organu zasadne jest przyjęcie, że renomę znaków wnioskodawcy można odnieść jedynie do towarów takich jak odzież oraz kosmetyki, przy czym żadne z tych towarów nie pozostają w związku z papierosami.
Urząd podniósł, że dla uznania zasadności żądania unieważnienia prawa ochronnego na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. nie jest wystarczające stwierdzenie renomy znaków przeciwstawionych. Wnioskodawca powinien wykazać jaki wpływ na renomę znaków towarowych wypracowaną w związku z oznaczaniem tymi znakami odzieży oraz kosmetyków ma prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do oznaczania zapalniczek. Jest to bowiem zupełnie inny segment rynku, co oznacza, że przenoszenie określonych wyobrażeń o znaku renomowanym na znak sporny nie jest oczywiste. Odzież oraz zapalniczki to towary produkowane co do zasadny przez różnych producentów, mające odmienne przeznaczenie i nie uzupełniające się. W powyższych okolicznościach zdaniem organu brak jest takich podstaw. Niemniej art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. jest samodzielną, a co za tym idzie wystarczającą podstawą prawną uzasadniającą unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. organ stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 października 2008 r. w sposób jednoznaczny przesądził o braku podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w oparciu o tę podstawę prawną. Organ powtórzył w ślad za powyższym wyrokiem Sądu, że wnioskodawca nie wykazał okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że doznał uszczerbku przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji wskutek korzystania z niego. Wnioskodawca nie wykazał bowiem, że używanie spornego znaku towarowego w Polsce naraża na szwank firmę przez to, że wprowadza klientów w błąd co do tożsamości podmiotów.
W konsekwencji zdaniem Sądu organy administracji w toku postępowania nie naruszyły art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej p.p.s.a.), wyczerpująco zbadały wszystkie istotne okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą oraz przeprowadziły dowody służące ustaleniu stanu faktycznego zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 k.p.a), oparły swoje rozstrzygnięcia na materiale dowodowym prawidłowo zebranym w toku kontroli, dokonując jego wszechstronnej oceny oraz uzasadniły swoje stanowisko wyrażone w spornych decyzjach, w sposób wymagany przez normę prawa zawartą w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.
Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła uprawniona, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Zarzuciła:
- 1. Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie naruszenie:
- - art. 134 § 1 p.p.s.a. w zw. art. 141 § 4 oraz art. 145 §1 pkt. 1 lit. c) poprzez nierozpoznanie wszystkich zarzutów objętych skargą, znajdujących oparcie w stanie faktycznym, błędnie ocenionym przez Urząd oraz uzasadnienia wyroku sprowadzającego się w zasadzie do powtórzenia błędnych ustaleń zawartych w decyzji Urzędu, skutkujące niesłusznym oddaleniem skargi w trybie art. 151 p.p.s.a.
Nierozpoznanie wszystkich zarzutów objętych skargą w trybie:
- - art. 141 § 4 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a, w zw. z art. 141 § 4 i art. 133 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. i art. 77 § 4 k.p.a w zw. z art. 256 ust. 1 i art. 315 § 3 p.w.p. oraz w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t, oraz art. 13 Dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r., w związku z art. 5 k.c, gdyż naruszenie tych przepisów nastąpiło poprzez pominięcie rozpatrzenia zarzutu co do błędnego zastosowania przez UP RP art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. i niezasadnego oddalenia skargi - pomimo że Urząd w decyzji naruszył ww. przepisy postępowania - w wyniku uznania błędnego i pobieżnego uzasadnienia decyzji Urzędu z pominięciem argumentów uprawnionej oraz wskazań Sądu w wyroku VI SA/Wa 915/12 z dnia 27 listopada 2012 r.; co przejawiało się w: 1.a) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd zbadał wszystkie okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą oraz przeprowadził dowody służące ustaleniu stanu faktycznego zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.) dot. podobieństwa znaków, podczas gdy Urząd nie uwzględnił m.in. faktu używania tych samych i podobnych znaków BOSS przez inne firmy do oznaczenia nazwy firm oraz różnych towarów i usług;
1.b) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd dokonał całościowej oceny podobieństwa znaków towarowych, pomimo że Urząd pominął różnice przy ocenie podobieństwa znaków w trzech porównywanych płaszczyznach, to jest wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej;
1.c) błędnym uznaniu przez Sąd, że niedokonanie przez Urząd całościowej oceny podobieństwa znaków towarowych wskutek niedokonania faktycznego bilansu cech wspólnych oraz różnic, nie determinuje ryzyka pomyłki;
1.d) błędnym uznaniu przez Sąd, że niedokonanie przez Urząd właściwej oceny podobieństwa towarów w klasie 34 objętych ochroną porównywanych znaków towarowych, nie ma wpływu na decyzję Urzędu, iż są to towary komplementarne i wystarczające, aby unieważnić znak Skarżącego BOSS na wszystkie towary w klasie 34; 1.e) błędnym uznaniu przez Sąd, że niedokonanie przez Urząd oceny podobieństwa towarów objętych ochroną porównywanych znaków towarowych w zrozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. wskutek pominięcia "zwykłych warunków obrotu towarowego" i oceny możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców, a zwłaszcza w klasie 34 dla zapalniczek Uczestnika sprzedawanych w cenie 750 zł/ za sztukę tylko w firmowych salonach HUGO BOSS nie wpływa na ostateczny wynik sprawy;
1.f) błędnym uznaniu przez Sąd, że nieustalenie przez Urząd kręgu odbiorców towarów klasy 34 objętych ochroną znaków Uczestnika, to jest HUGO BOSS, nr R-66418, BOSS HUGO BOSS, nr IR-584 899, nr IR-606620 oraz Skarżącego, to jest nr R-142171 BOSS, jak również oceny czy towary te kierowane są do tych samych odbiorców, nie ma wpływu na ostateczny wynik sprawy;
1.g) błędnym uznaniu przez Sąd, że niedokonanie przez Urząd właściwej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, w zwykłych (istniejących) warunkach obrotu gospodarczego (ocena dokonana została w hipotetycznych nierzeczywistych warunkach) nie skutkuje błędną decyzją Urzędu;
1.h) pominięcie rażącego naruszenia przez Urząd przepisów postępowania, a mianowicie: art. 7, art. 8, a co za tym idzie art. 32 Konstytucji RP - dotyczącego co najmniej dwóch różnych stanowisk oceny podobieństwa znaków BOSS w podobnych sprawach Sp. 255/09 i Sp. 529/10 oraz naruszenie art. 77, art. 80, art. 107 k.p.a., z uwagi na nieprzeanalizowanie materiałów dowodowych złożonych przez Skarżącego, oraz na niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.
2. Na podstawie art. 174 pkt 1) p.p.s.a zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie prawa materialnego, to jest art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. w zw. z art. 315 § 3 p.w.p. oraz naruszenie Dyrektywy 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. w związku z art. 5 k.c., poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co miało istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.
W uzasadnieniu przedstawiono argumenty na poparcie zarzutów.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną wnioskodawca wniósł o jej oddalenie.
Pismem z [...] września 2016 r. uprawniona podtrzymała stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej oraz odniosła się do odpowiedzi na skargę kasacyjną.
Pismem z [...] października 2016 r. wnioskodawczyni przedstawiła stanowisko w sprawie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.
Przede wszystkim stwierdzić należy, iż Sąd I instancji był związany – na podstawie art. 190 p.p.s.a. – wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 maja 2014 r., sygn. akt II GSK 673/13.
W tym ostatnim wyroku NSA podkreślił, że zagadnieniem mającym zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy jest kwestia związania wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 października 2008 r. sygn. akt VI SA/WA 784/08. Sąd I instancji ponownie rozpoznając sprawę nie dokonał kontroli legalności decyzji UPRP z 28 października 2008 r. pod względem oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 784/08.
W wyroku tym WSA w Warszawie zwrócił uwagę, iż w świetle mającego zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń. Sporny znak towarowy BOSS został zarejestrowany w klasie 34 dla tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy i zapałek. Natomiast przeciwstawione znaki towarowe należące do skarżącego HUGO BOSS i BOSS HUGO BOSS są w klasie 34 przeznaczone do oznaczenia zapalniczek. Zdaniem Sądu organ nie dokonał oceny podobieństwa przyborów dla palaczy i zapalniczek. Przybory dla palaczy, to cała grupa towarów, do której należą towary wskazane w liście towarów, nie będące tytoniem i zapałkami. Zachodziła zatem konieczność zbadania, czy zapalniczki można zaliczyć do przyborów dla palaczy i czy w związku z tym występuje między tymi towarami podobieństwo do jakiego odnosi się art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.
Rozpoznając ponownie sprawę organ (UP) uznał, iż towary objęte zakresem ochrony znaków przeciwstawionych są towarami tego samego rodzaju co towary objęte zakresem ochrony znaku spornego. Przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych zakresem ochrony znaków przeciwstawionych. Zapalniczki należą do podstawowych akcesoriów palaczy i w przeciwieństwie do wielu innych przyborów, takich jak papierośnice, fajki czy cygaretki, są konieczne do użycia takich towarów jak papierosy lub wyroby tytoniowe. Mogą być jedynie zastąpione przez zapałki, co oznacza, że są stosowane z tymi ostatnimi wymiennie. Bez zapalenia ogniem większości wyrobów tytoniowych nie jest bowiem możliwe ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego należy uznać te towary za komplementarne.
Sąd I instancji w zaskarżonym skargą kasacyjną wyroku w pełni tę ocenę organu podzielił.
W skardze kasacyjnej zarzucono, iż Sąd I instancji błędnie uznał, iż organ dokonał właściwej oceny podobieństwa towarów w klasie 34 mimo braku udokumentowania komplementarności towarów. Jednocześnie kasator przyznaje, że dwa artykuły są komplementarne wtedy, gdy mogą funkcjonować tylko jeden z drugim.
Tak zaś właśnie jest w przypadku papierosów i zapalniczek, gdyż papierosy zapala się za pomocą zapalniczek. Okoliczność zaś, że papierosy można również zapalać za pomocą zapałek oznacza jedynie to, iż także zapałki obok zapalniczek należą do przyborów dla palaczy. W każdym razie Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku trafnie ocenił, iż pomiędzy tymi towarami występuje związek polegający na tym, że jeden towar jest konieczny lub istotny do użycia drugiego, gdyż do użycia takich towarów, jak: tytoń, wyroby tytoniowe, czy papierosy, potrzebne jest zastosowanie zapalniczki. Zatem należy uznać te towary za komplementarne.
W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji zastosował się również do zaleceń zawartych w wyroku WSA z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 784/08 w zakresie oceny podobieństwa spornego znaku towarowego BOSS do przeciwstawionych mu znaków towarowych BOSS HUGO BOSS.
Dokonując oceny podobieństwa pomiędzy tymi znakami, Sąd I instancji w ślad za organem przyjął całościową ocenę, podkreślając ogólne wrażenie, jakie wywierają one w ich całokształcie.
W ramach tej oceny trafnie zwrócono uwagę, iż znak sporny jest znakiem słownym złożonym z jednego wyrazu BOSS. Natomiast znaki przeciwstawione BOSS HUGO BOSS są znakami złożonymi z trzech wyrazów w dwóch liniach w ten sposób, że jako pierwszy umiejscowiony jest wyraz BOSS, poniżej zaś wyrazy HUGO BOSS. Wyraz BOSS występujący samodzielnie powyżej jest wyraźnie wyeksponowany poprzez zastosowanie zdecydowanie większej czcionki. Jednocześnie wyraz BOSS zapisany jest zwykłą czcionką, co powoduje, że element ten jest identyczny ze spornym znakiem towarowym. Wyraz ten sprawia wrażenie dominujące w powyższych znakach i dlatego przeciętny odbiorca koncentrując się na motywach przewodnich znaku może zatem utrwalić wyraz BOSS jako podstawowy, wyróżniający element całego znaku towarowego. Zbieżne elementy porównywalnych znaków również słyszalne w płaszczyźnie fonetycznej. Seryjność zaś znaków powoduje, że przeciętny odbiorca może uznać, że ten sam przedsiębiorca stosuje znaki zawierające wyłącznie element przewodni, jak i znaki z zapisanym poniżej elementu głównego imieniem i nazwiskiem tego przedsiębiorcy.
Wbrew zarzutom zawartym w skardze kasacyjnej, Urząd Patentowy RP wyczerpująco rozpatrzył i ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy stosownie do zaleceń zawartych w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 784/08, a Sąd I instancji w kwestionowanym wyroku zastosował się do wykładni prawa dokonanej przez NSA w wyroku z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt II GSK 673/13.
W tej sytuacji nie doszło do naruszenia powołanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania, a w szczególności Urząd Patentowy nie naruszył art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a., gdyż dokonał właściwej pełnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, pod kątem występowania przesłanek z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.
W konsekwencji Sąd I instancji nie naruszył też art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Ten ostatni przepis ma zastosowanie wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie trzy następujące przesłanki: 1) podobieństwo towarów, 2) podobieństwo oznaczeń, do oznaczenia których przeznaczone są dane znaki towarowe oraz 3) istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczonych towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa towarów i oznaczeń.
Stąd też, skoro Sąd I instancji niewadliwie ocenił stan faktyczny sprawy w zakresie podobieństwa towarów oraz podobieństwa oznaczeń, to nie można mówić o wadliwym zastosowaniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.
Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w wyroku na mocy art. 184 p.p.s.a.