Uzasadnienie
Urząd Patentowy RP udzielił "BIP" Sp. z o.o. M.-R., zwanej dalej "uczestnikiem postępowania":
- prawa z rejestracji na wzór zdobniczy p.n. "Butelka" nr 12623, z pierwszeństwem od dnia 26 lutego 1993 r.
- prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego przestrzennego w postaci butelki /R-102701/, z pierwszeństwem od dnia 2 grudnia 1994 r.
Zakres przedmiotowy obu rejestracji jest ten sam. Stanowi on butelkę do napojów, która charakteryzuje się obwodowym pierścieniem w postaci wgłębienia, mającym w przekroju poprzecznym kształt trapezu.
Ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 17 kwietnia 1998 r. (...) utrzymano w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia 12 grudnia 1996 r. (...), w której unieważniono, na wniosek Marka D., Augustyna M. Wytwórnia Wód Mineralnych "MINERAL" s.c. G. koło B.-K., zwani dalej "skarżący", prawo z rejestracji wzoru zdobniczego p.n. "Butelka" nr 12623. Według Urzędu Patentowego w dacie zgłoszenia do rejestracji /26 luty 1993 r./ wspomniany wzór zdobniczy nie posiadał przymiotu nowości. Wcześniej bowiem, bo w dniu 22 marca 1990 r., włoska firma "G." S.A. zgłosiła we Włoszech wzór zdobniczy nr 30633 B/89, a także wynalazek przemysłowy nr 41566A/90 pn. "Butelka plastikowa do napojów" o cechach takich jak butelka stanowiąca przedmiot rejestracji nr 12623, dokonanej na rzecz uczestnika postępowania. W świetle zastrzeżeń włoskiego rozwiązania butelka do napojów także charakteryzuje się "głębokim wcięciem pierścieniowym o przekroju trapezoidalnym w górnej części jej korpusu".
W dniu 26 listopada 1998 r. skarżący złożyli do Urzędu Patentowego kolejny wniosek o unieważnienie, tym razem, prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego przestrzennego w postaci butelki /R-102701/, udzielonego na rzecz uczestnika postępowania. Wskazywali na legalne używanie w obrocie takiego samego znaku towarowego. W dniu 4 sierpnia 1994 r. zawarli bowiem z włoską firmą "G." S.A. /właścicielem wzoru zdobniczego nr 30633 B/89/ umowę sprzedaży nr 1/290.2/94 na zakup urządzenia do produkcji butelek, za pomocą którego produkują takie same butelki, jak objęte znakiem towarowym przestrzennym /R-102701/. Urządzenia te zostały zgłoszone do odprawy celnej w dniu 12 grudnia 1994 r. Wzór nr 30633 B/89, jak wywodzili skarżący, stanowił skuteczne przeciwstawienie dla rejestracji na rzecz uczestnika postępowania wzoru zdobniczego p.n. "Butelka" nr 12623, co w rezultacie spowodowało unieważnienie praw z tego wzoru decyzją ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 17 kwietnia 1998 r. Odw. 1476/97. Zatem, z tego już względu powinno być również unieważnione prawo z rejestracji znaku towarowego. Skarżący akcentują naruszenie przez tę rejestrację zasad współżycia społecznego, a także praw majątkowych, gdyż znak towarowy stanowi część majątku ich przedsiębiorstwa. Stąd, przy rejestracji dopuszczono się naruszenia art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./, zwanej dalej ustawy o znakach towarowych. Stosownie do art. 8 pkt 1 cytowanej ustawy niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W świetle zaś art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Ponadto, według skarżących, na skutek używania przez innych przedsiębiorców sporny znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, gdyż towary nim znakowane nie wskazują na pochodzenie od określonego przedsiębiorcy. Tym samym rejestracja narusza art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. W świetle art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Natomiast stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru.
Na poparcie interesu prawnego dla unieważnienia prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego przestrzennego w postaci butelki /R-102701/, udzielonej na rzecz uczestnika postępowania, skarżący wskazywali na wytoczenie im przez uczestnika postępowania powództwa przed Sądem Wojewódzkim w W. z siedzibą w Ś. (...). W postępowaniu tym uczestnik postępowania domagał się wydania w stosunku do skarżących zakazu sprzedawania napojów w opakowaniu zastrzeżonym według znaku towarowego R-102701.
Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku. Sporna butelka, jak podkreślił, została opracowana przez jego pracownika i wprowadzona do obrotu jeszcze w 1992 r., a zbieżność pomiędzy jej kształtem a wcześniejszymi opracowaniami znanymi za granicą, jest całkowicie przypadkowa.
Decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 r., (...), wydaną na podstawie art. 7 i art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego R-102701. W ocenie tego organu sporny znak towarowy posiada dostateczne znamiona odróżniające, gdyż ma na obwodzie charakterystyczne przewężenie o przekroju trapezoidalnym, co odróżnia tę butelkę od butelek używanych przez innych przedsiębiorców. Wprawdzie przewężenie, o którym mowa wyżej, obok właściwości odróżniających zwiększa funkcjonalność butelki, ułatwiając uchwyt, jednak tę cechę funkcjonalną można uzyskać stosując przewężenie o przekroju innym niż trapezoidalny. Podobna butelka od 15 maja 1990 r. jest we Włoszech również chroniona, jako przestrzenny znak towarowy nr 32926 c/90. W aktach sprawy, na co wskazał Urząd Patentowy, brak jest dowodów, aby w dacie zgłoszenia przez uczestnika postępowania do rejestracji spornego znaku towarowego /2 grudnia 1994 r./ miał on charakter znaku powszechnie znanego, co mogłoby stanowić przeszkodę dla jego rejestracji. Ponadto, zdaniem Urzędu Patentowego, z dokumentów przedstawionych przez skarżących /faktura nr 214 z dnia 6 grudnia 1994 r. i dokument SAD z dnia 12 grudnia 1994 r., dotyczące linii technologicznej do rozlewania napojów/ nie wynika, aby nabyli oni licencję na produkcję butelki. Co więcej, z tych dokumentów tych w ogóle nie wynika, że odnoszą się one do butelki o określonym kształcie. Dokumenty te zresztą noszą datę późniejszą niż data zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego przez uczestnika postępowania. Zatem, to uczestnik postępowania wcześniej stosował ten znak towarowy, wytwarzając butelki według jego wzoru.
Urząd Patentowy nie uwzględnił również zarzutu skarżących w przedmiocie naruszenia przez sporną rejestrację art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. W dniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji przez uczestnika postępowania prawo do tego znaku /butelki/ nie przysługiwało ani skarżącym, ani podmiotom zagranicznym. W szczególności włoska spółka, od której skarżący nabyli urządzenia do produkcji butelek, nie zgłosiła omawianej butelki do ochrony w Polsce. Zatem, rejestracja przestrzennego znaku towarowego, w postaci spornej butelki, na rzecz uczestnika postępowania nie mogła naruszyć czyjegokolwiek prawa, gdyż ono wówczas nie istniało. Z kolei na naruszenie zasad współżycia społecznego mogłaby ewentualnie powoływać nie skarżąca, lecz włoska firma, zgłaszająca we Włoszech wzór zdobniczy nr 30633 B/89, a także wynalazek przemysłowy nr 41566A/90 pn. "Butelka plastikowa do napojów".
Od powyższej decyzji, podtrzymując w całej rozciągłości stanowisko prezentowane w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, skarżący wnieśli odwołanie do byłej Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym, który przekazał je do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jako skargę, w trybie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej /Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508/, zwanej dalej Prawem własności przemysłowej.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje
W świetle art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ Sąd ten jest powołany do badania legalności zaskarżonej decyzji, z punktu widzenia jej zgodności z przepisami prawa materialnego oraz z przepisami postępowania administracyjnego. W rozpatrywanej sprawie nie dopatrzono się takiego naruszenia prawa, uzasadniającego uchylenie zaskarżonej decyzji.
Zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed dniem wejścia w życie Prawa własności przemysłowej, a zatem przed 22 sierpnia 2001 r., ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Stosownie do art. 315 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy. W świetle zaś ust. 3 cytowanego artykułu ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Zatem, ocena zdolności ochronnej spornego znaku towarowego podlega przepisom ustawy o znakach towarowych.
Stosownie do art. 29 ustawy o znakach towarowych prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, art. 6-9 i art. 32 tej ustawy. Zważywszy na wcześniejsze używanie spornego znaku towarowego przestrzennego przez uczestnika postępowania i uzyskanie jego rejestracji z pierwszeństwem od dnia 2 grudnia 1994 r., ciężar dowodu dla wykazania przesłanek unieważnienia tego znaku spoczywa na skarżących.
We wniosku o unieważnienie powołanego znaku towarowego skarżący powoływali się m.in. na ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 17 kwietnia 1998 r. (...), utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Patentowego unieważniającą, z uwagi na brak przymiotu nowości, prawo z rejestracji wzoru zdobniczego p.n. "Butelka" nr 12623, mającego taką samą postać co sporny znak towarowy przestrzenny w postaci butelki /R-102701/. Unieważnienie prawa z rejestracji wspomnianego wzoru zdobniczego nie ma jednakże istotnego znaczenia dla kwestii istnienia przesłanek dla unieważnienia takiego samego znaku towarowego, a to z uwagi na odmienne funkcje jakie pełnią w obrocie te rejestracje, a także inne przesłanki dla unieważnienia tych praw. I tak, w świetle par. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych /Dz.U. nr 8 poz. 45/, obowiązującego w dacie tej rejestracji, przez jej dokonanie nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Korzystanie z tego prawa polega w szczególności na wytwarzaniu, używaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktów będących przedmiotem chronionego wzoru zdobniczego. Prawo to zostało ukształtowane w sposób zbliżony do prawa z patentu, a zatem zakazywało stosowania takiego samego wzoru, chociażby nawet został on stworzony niezależnie od wzoru zarejestrowanego. W obecnie obowiązujących przepisach Prawa własności przemysłowej wzór zdobniczy nie jest wyodrębniony jako osobny przedmiot ochrony własności przemysłowej. Niemniej, taka ochrona może wchodzić w grę w ramach wzoru przemysłowego /art. 102 Prawa własności przemysłowej/. Natomiast w następstwie rejestracji znaku towarowego uprawniony nabywa wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu, umieszczaniu go na dokumentach związanych z wprowadzeniem tych towarów do obrotu albo na posługiwaniu się nimi w polskich środkach masowego przekazywania w celu reklamy /por. art. 13 ustawy o znakach towarowych/. Niezależnie od powyższego inne są też ustawowe warunki dla uzyskania rejestracji wzoru zdobniczego i znaku towarowego, a tym samym przesłanki unieważnienia praw wynikających z tych rejestracji. Jedna z istotnych różnic sprowadza się tutaj do kwestii nowości, która w odniesieniu do wzoru zdobniczego /podobnie jak i patentu, wzoru użytkowego, czy też wzoru przemysłowego/ wymaga spełnienia w tym względzie światowego kryterium nowości danego rozwiązania, podczas gdy nowość znaku towarowego zasadniczo ograniczona jest do terytorium danego państwa /por. art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o znakach towarowych/. Wychodząc z tego punktu widzenia trafnie ustalono w zaskarżonej decyzji, oddalającej wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego przestrzennego R-102701 na tej m.in. podstawie, że skarżący nie wykazali, aby w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji /2 grudnia 1994 r./ używali sporny znak towarowy lub posiadali do niego prawa wyłączne. Za dowód używania znaku towarowego nie może służyć umowa z dnia 4 sierpnia 1994 r. (...), zawarta przez skarżących z włoską firmą "G." S.A. /właścicielem wzoru zdobniczego nr 30633 B/89/, na zakup urządzenia do produkcji butelek, za pomocą którego produkują oni po dniu 12 grudnia 1994 r. takie same butelki, jak objęte spornym znakiem towarowym. Analiza dokumentów dotyczących tego kontraktu, na co zresztą niewadliwie wskazano w zaskarżonej decyzji, nie ogranicza możliwości wytwórczych wspomnianego urządzenia do produkcji jednego tylko typu butelek. W szczególności nie ma tam mowy o tym, aby włoska firma udzieliła skarżącym licencji w zakresie przysługujących jej praw do wzoru zdobniczego i znaku towarowego, tym bardziej, gdy praw tych nie zgłosiła do ochrony na terytorium Polski. Zatem, nie posiadając praw wyłącznych do spornego znaku towarowego, skarżący nie mogą skutecznie zarzucać, że rejestracja spornego znaku towarowego na rzecz uczestnika postępowania, wcześniej używającego ten znak, naruszała przepisy art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych.
Zważywszy na stosowanie znaku przez skarżących, uczestnika postępowania, a także i innych przedsiębiorców znak ten, jak wywodzili skarżący, z naruszeniem przepisów art. 4 i art. 7 ustawy o znakach towarowych wprowadza w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia towarów. Zarzut ten, jako podstawa dla unieważnienia spornego znaku towarowego, nie zasługuje na uwzględnienie. Zdolność odróżniająca znaku towarowego, pozwalająca na odróżnianie towarów określonego przedsiębiorcy od towarów tego samego rodzaju innych przedsiębiorców /art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych/, winna mieć charakter zobiektywizowany i istnieć w dacie rejestracji. W odniesieniu do spornego znaku towarowego taka sytuacja ma miejsce. Jak to zresztą trafnie zaakcentowano w zaskarżonej decyzji sporny znak towarowy posiada dostateczne znamiona odróżniające, gdyż ma on na obwodzie charakterystyczne przewężenie o przekroju trapezoidalnym, co odróżnia tę butelkę od butelek używanych przez innych przedsiębiorców. Natomiast na potrzeby postępowania w sprawie unieważnienia znaku towarowego, istniejąca w dacie zgłoszenia i rejestracji tego znaku jego zdolność odróżniająca, jako ustawowy warunek wymagany dla rejestracji /art. 29 ustawy o znakach towarowych/, nie może być podważana późniejszymi działaniami, a w szczególności zachowaniami niezgodnymi z prawem i wbrew woli uprawnionego z rejestracji, prowadzącymi do utraty przez ten znak znamion odróżniających. Co najwyżej mogłoby być wówczas rozważane inne postępowanie, a mianowicie zmierzające do wydania decyzji o wygaśnięciu zarejestrowanego znaku towarowego /por. art. 25 pkt 4 w związku z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o znakach towarowych, a także art. 169 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 255 pkt 3 Prawa własności przemysłowej/. Reasumując, naruszanie przez skarżących praw wyłącznych uczestnika postępowania z omawianego znaku towarowego, poprzez używanie go dla oznaczania własnych towarów, prowadzące do pozbawiania znaku cechy odróżniającej, nie może samo w sobie uzasadniać wniosku o unieważnienie znaku towarowego, jeżeli w dacie zgłoszenia i rejestracji znak ten posiadał dostateczną zdolność odróżniającą.
Nietrafne są także zarzuty skarżących, kwestionujących posiadanie przez sporny znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających na tej podstawie, że zastrzeżony element znaku towarowego, jakim jest rozstrzygające o kształcie butelki przewężenie w kształcie trapezu, w swej istocie dotyczy kwestii czysto technicznych, zwiększających funkcjonalność butelki, a wynikających z powszechnie dostępnych rozwiązań technicznych, co do których uczestnik postępowania nie może sobie rościć praw wyłącznych. W tej kwestii Urząd Patentowy zajął stanowisko w zaskarżonej decyzji, które Sąd podziela. W świetle spornego znaku towarowego, co należy podkreślić, nie każde przewężenie butelki, niewątpliwie zwiększające funkcjonalność butelki i ułatwiające jej uchwyt, będzie stanowiło naruszenie tego znaku, ale tylko takie, które jest zastrzeżone tym znakiem, a więc butelka posiadająca obwodowy pierścień w postaci wgłębienia, mający w przekroju poprzecznym kształt trapezu.
Z omawianych wyżej względów, kontrolując zaskarżoną decyzję, Sąd nie dopatrzył się zatem, aby naruszała ona prawo.
W tym stanie orzeczono jak wyżej na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o NSA.