Uzasadnienie
B. Sp. z o. o. z siedzibą w D. (dalej też jako skarżąca, spółka) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP (dalej też jako UPRP) z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w części unieważniającej prawo ochronne na znak towarowy NIEUTRWALONE o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego.
Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 oraz art. 246 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1410).
Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:
Decyzją z dnia [...] grudnia 2012 roku Urząd Patentowy RP udzielił skarżącej prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy NIEUTRWALONE o numerze [...] w klasach 32 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej: klasyfikacją nicejską): piwo, piwo bezalkoholowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego, usługi w zakresie marketingu i reklamy, promocja sprzedaży, organizowanie targów, wystaw i festynów w celach handlowych i reklamowych.
W dniu [...] września 2013 roku C. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (dalej też jako wnoszący sprzeciw) wniosła wobec powyższej decyzji sprzeciw, wskazując, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy NIEUTRWALONE nastąpiło pomimo niespełnienia ustawowych warunków określonych w art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wnoszący sprzeciw podniósł, że jedynym elementem dominującym spornego znaku towarowego jest element słowny NIEUTRWALONE, dlatego też ocena odróżniającego charakteru tego znaku towarowego powinna koncentrować się na ocenie elementu słownego. Wskazał, że zastosowany w znaku towarowym element graficzny w postaci ramki nie wpływa na ogólne postrzeganie powyższego oznaczenia przez odbiorcę. Stwierdził także, że z uwagi na określony dla znaku towarowego wykaz towarów znak ten będzie funkcjonował głównie w branży piwowarskiej. Wnoszący sprzeciw przywołał definicję terminu "utrwalania" podkreślając, że produkt "nieutrwalony" to taki, który nie jest poddany żadnym czynnościom ani metodom utrwalającym go mikrobiologicznie.
Podniósł, że konsument zwraca uwagę na skład produktu, wartość odżywczą, pochodzenie oraz to, jakim procesom technologicznym produkt został poddany. Dlatego też w branży piwowarskiej (mając na uwadze trend tzw. zdrowego odżywania) wykorzystywane są slogany i hasła odwołujące się do dawnych technik warzenia piwa, które świadczyć mają o jego naturalności i lepszej jakości. Zatem w ocenie wnoszącego sprzeciw treść spornego znaku towarowego będzie odnoszona przez przeciętnego odbiorcę do sposobu produkcji piwa. Dodanie przedrostka "nie-" do słowa "utrwalone" wskazuje zaś jedynie, że towary opatrywane spornym znakiem towarowym nie zostały poddane tym czynnościom w procesie produkcji piwa, które odpowiedzialne są za przedłużenie jego przydatności do spożycia. Wnoszący sprzeciw dołączył do akt sprawy dowody na okoliczność posługiwania się powyższym terminem przez konsumentów oraz osoby związane z branżą piwowarską.
W ocenie wnoszącego sprzeciw słowo to weszło także do języka potocznego i jest powszechnie stosowane w branży piwowarskiej, co stanowi przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W konsekwencji sporny znak towarowy będzie odbierany jako charakterystyka procesu produkcji, a nie znak towarowy. Natomiast producenci piwa będą pozbawieni możliwości używania opisowego słowa "nieutrwalone" dla własnych wyrobów. Odnosząc się do art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, że sporny znak towarowy nie posiada cech pozwalających zindywidualizować dany towar na rynku, wśród towarów tego samego rodzaju pochodzących z innego źródła. Zdaniem wnoszącego sprzeciw sporny znak towarowy komunikuje wyłącznie o sposobie produkcji piwa, przez co pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających. Wnoszący sprzeciw podkreślił także, że brak jest podstaw do uznania wtórnej zdolności odróżniającej tego znaku towarowego.
Skarżąca uznała sprzeciw za bezzasadny. Jej zdaniem wnoszący sprzeciw dokonał błędnej interpretacji przywołanych przepisów, a podniesione argumenty nie uzasadniają unieważnienia prawa ochronnego. Skarżąca podkreśliła, że sporny znak towarowy ma wyraźne znamiona odróżniające ze względu na grafikę w postaci czarno-złotej ramki w stylu retro, imitującej tabliczkę do zamocowania np. na drzwiach i będącej elementem etykiety na butelce z piwem. Stwierdziła, że przeciętny użytkownik postrzega znak towarowy jako całość i nie analizuje jego pojedynczych elementów. Oświadczyła, że B. wchodzący w skład B., już w 2010 r. jako pierwszy wprowadził do branży piwnej określenie "nieutrwalone". Podkreśliła, że oznaczenie to stosowane w określonej grafice nabrało znamion odróżniających i utrwaliło się w świadomości przeciętnego konsumenta. Do akt dołączyła dowody na okoliczność używania spornego znaku towarowego.
Podniosła, że określenie to wprowadzone zostało także przez B. oraz samego wnoszącego sprzeciw. Właściciel B. – M. J. wprowadził słowo "nieutrwalone" dla odróżniania od terminu: "niepasteryzowane" ze względu na odmienne procesy technologiczne wytwarzania i walory smakowe piwa. Skarżąca zaznaczyła, że przed 2010 r. słowo "nieutrwalone" nie było stosowane w branży.
Na rozprawie przed organem w dniu 16 października 2014 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. Skarżąca wskazała, że załączone do akt dowody potwierdzają wtórną zdolność odróżniającą spornego znaku towarowego. Zwróciła uwagę na okoliczność, że sporny znak towarowy jest znakiem kombinowanym z charakterystyczną ramką i zastosowanym kolorem. Stwierdziła, że nieuczciwa konkurencja ze strony wnoszącego sprzeciw wobec niej polegała na oznaczaniu towarów jako "niepasteryzowane". Wyjaśniła, że pasteryzacja jest jednym z procesów utrwalania, z zastrzeżeniem że nie każde utrwalenie polega na pasteryzacji. Prezes zarządu skarżącej, M. J. wyjaśnił, że B. będąc małym browarem odniósł w skali kraju duży sukces wprowadzając do obrotu piwo niepasteryzowane.
Następnie wnoszący sprzeciw za pomocą B. wprowadził do obrotu piwo "[...]" z napisem "niepasteryzowane". Podniósł nadto, że piwo to było inaczej utrwalane, a mianowicie za pomocą sterylizacji kaskadowej. Piwom tym nadano dłuższy termin do spożycia: między 4 a 6 miesięcy. Była to przyczyna stworzenia nowego oznaczenia, które uniemożliwi stronie przeciwnej naśladownictwo. Wyjaśnił, że piwa nieutrwalone zostały wprowadzone do obrotu przez B. już w 2010 r. jako odpowiedź na działania wnoszącego sprzeciw. Stwierdził także, że proces warzenia piwa składa się z trzech etapów: ważenia właściwego, fermentacji i leżakowania. Zatem nazwa "nieutrwalone" nie ma nic wspólnego z produkcją piwa.
Z kolei wnoszący sprzeciw oświadczył, że nazwa "niepasteryzowane" była stosowana przez B. zgodnie z prawdą, celem odzwierciedlenia faktycznego procesu, któremu poddawane jest piwo "[...]". Odnosząc się do wskazanych dla spornego znaku towarowego usług podniósł, że tam gdzie usługi nie odnoszą się bezpośrednio do piwa, aktualny pozostaje zarzut, że słowo "nieutrwalone" będzie traktowane z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy jako słowo z języka potocznego, które nie będzie opisywać związku z pochodzeniem danej usługi. Stwierdził, że zarzut deskryptywnego charakteru spornego znaku towarowego "odnosi się również do usług z klasy 35 tym bardziej, że nazwa "nieutrwalone" jest nazwą procesu chemicznego stosowanego powszechnie pod różnymi postaciami technologicznymi w przemyśle spożywczym. Nazwa ta będzie traktowana przez przeciętnego odbiorcę jako opisowa nazwa sugerująca proces chemiczny, a nie pochodzenie danej usługi.
Decyzją z dnia [...] października 2014 r. nr [...] Urząd Patentowy RP unieważnił w części prawo ochronne na znak towarowy NIEUTRWALONE o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego. Co do pozostałych usług z klasy 35 organ oddalił sprzeciw.
Organ przywołał słownikowe definicje terminu "utrwalanie". Wskazał, że oznacza ono "zabicie komórki metodami fizycznymi lub chemicznymi z możliwie najwierniejszym zachowaniem jej struktury oraz aktywności niektórych enzymów". Podniósł, że utrwalanie w branży spożywczej kojarzy się przede wszystkim z pasteryzacją, "która jest jedną z technik wyjaławiania produktów spożywczych takich jak mleko, soki czy piwo". Przywołał artykuł pt.: "Piwo niepasteryzowane, a nieutrwalone", w którym autor powołując się na definicję zawartą w "Praktycznym Słowniku Poprawnej Polszczyzny", (pod red. Haliny Zgółkowej, Wyd. Kurpisz, Poznań 2003 r.) wskazał, że "utrwalanie (biol.) to zabicie komórek biologicznych metodami fizycznymi lub chemicznymi" gdzie "głównym celem tej czynności jest zapobieganie psuciu się produktów żywnościowych podczas ich przechowywania. Słowo to ma również szersze, bardziej ogólne znaczenie:... utrwalanie powoduje, że coś nabiera trwałego charakteru".
Organ podkreślił, że jak wynika zatem z przywołanych definicji, pojęcie utrwalania odwołuje się do określonego procesu, podczas którego produkty spożywcze poddawane są określonemu oddziaływaniu (chemicznemu lub fizycznemu) w celu uzyskania przedłużonej trwałości. A contrario zatem pojęcie: "nieutrwalone" zamieszczone na określonym produkcie spożywczym w sposób jednoznaczny i natychmiastowy kojarzone będzie przez potencjalnego odbiorcę jako informacja o nie poddaniu produktu tym czynnościom, które mają na celu wspomnianą trwałość wydłużyć. W powyższym kontekście, zdaniem organu, bez znaczenia dla oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego jest fakt zastosowania powyższego terminu przez uprawnionego w czasie, kiedy inni konkurenci nie posługiwali się takim oznaczeniem. O zdolności odróżniającej danego oznaczenia nie decyduje bowiem fakt wyłącznego stosowania danego elementu, lecz sama potencjalna możliwość posłużenia się przez konkurencyjne podmioty oznaczeniem o informacyjnej treści.
Mając na uwadze okoliczność, że termin "nieutrwalone" należy do domeny języka polskiego, organ podkreślił, że termin ten nie został wymyślony przez skarżącą. Co najwyżej stwierdzić można, że terminem tym skarżąca posłużyła się jako pierwsza w celu poinformowania odbiorców o określonych właściwościach produktu spożywczego (a takim produktem jest wskazane dla spornego znaku towarowego piwo). Bez znaczenia dla niniejszej sprawy pozostaje także okoliczność, że termin ten nie odnosi się wprost do określonego etapu produkcji piwa. Wystarczające jest bowiem, że sporne oznaczenie posiada znaczenie, które można odnieść do sposobu przygotowania produktu spożywczego do sprzedaży, a zastosowanie powyższego terminu pozwoli odbiorcy na zidentyfikowanie tej informacji jako odnoszącej się do takiego przygotowania, nie zaś jako źródła pochodzenia towaru. Zdaniem organu, o informacyjnym charakterze terminu: "nieutrwalone" w odniesieniu także do piwa świadczy również samo stanowisko skarżącej przedstawione w toku postępowania.
W odpowiedzi na sprzeciw podniosła, że właściciel B. "wprowadził słowo "nieutrwalone" dla odróżnienia od "niepasteryzowane", ze względu na odmienne procesy technologiczne wytwarzania i walory smakowe piwa". Organ wywiódł z tego twierdzenia konstatację, że celem zastosowania spornego oznaczenia było "odróżnienie się" od innego słowa informacyjnego, nie zaś od innego oznaczenia identyfikującego pochodzenie towaru. Organ zaznaczył, że na załączonym przez skarżącą wydruku prezentującym piwo "[...]", wskazuje się, że "wyjątkowość tego piwa tkwi w braku jakichkolwiek metod utrwalania i 30-dniowym terminie przydatności do spożycia".
Reasumując, organ stwierdził, że termin "nieutrwalone" może odwoływać się, w sposób bezpośredni do towarów takich jak piwa, w tym piwa bezalkoholowe, poprzez określoną konotację znaczeniową, czytelną dla przeciętnego odbiorcy. Zdaniem organu, należy mieć na uwadze, że towary te są towarami ogólnodostępnymi skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców. Tym samym docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy dorośli polscy konsumenci, którzy choćby w sposób intuicyjny powinni rozumieć termin: "nieutrwalone". Tym samym wyraz ten w odniesieniu do piwa oraz piwa bezalkoholowego, posiada jedynie charakter informacyjny. Charakter taki odnosi się również do usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa oraz piwa bezalkoholowego, jako że szyld pod którym odbywa się sprzedaż powyższych towarów również w sposób bezpośredni wskazuje na cechę towaru sprzedawanego.
Organ wskazał, że sporny znak towarowy jest oznaczeniem zawierającym elementy graficzne, na które składają się: mało charakterystyczna czcionka wykorzystana dla zastosowania wyłącznie wielkich liter oraz obramowanie okalające wyraz: "nieutrwalone". Wspomniana ramka złożona jest z regularnych boków (linii) górnych i dolnych oraz wybrzuszonych boków (linii) bocznych. Dodatkowo wyraz "nieutrwalone" poprzedzają i kończą kropki. W ocenie organu powyższe elementy graficzne, w postaci czcionki, kropek i zastosowanej ramki w połączeniu z opisowym dla towarów i określonych usług wyrazem "nieutrwalone" nie oddziaływają na przeciętego odbiorcę w sposób pozwalający zidentyfikować źródło pochodzenia tych towarów i usług. Użycie jakichkolwiek elementów graficznych nie przesądza samo w sobie o zdolności odróżniającej znaku towarowego, gdyż proste elementy graficzne nie zawsze mają dostateczną siłę wyróżniającą.
Dzieje się tak wtedy, gdy forma graficzna znaku towarowego sprowadza się jedynie do sposobu zapisu elementu ogólnoinformacyjnego, nie przykuwa uwagi właściwego kręgu odbiorców, nie może "zatrzeć" znaczenia elementu słownego oraz nadać oznaczeniu postrzeganemu jako całość charakter odróżniający. W ogólnym wrażeniu zastosowany element graficzny może więc jedynie sprzyjać uwydatnieniu elementu opisowego i powodować łatwiejszą jego czytelność. Również w niniejszej sprawie organ uznał, że słowny element informacyjny dominuje w całościowym wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie, gdyż elementy graficzne odwołujące się do kształtu etykiety mają na celu jedynie wyeksponować wyraz umieszczony wewnątrz. Same zaś w sobie, a także w relacji z powyższym wyrazem, nie tworzą dostatecznie charakterystycznej kompozycji graficznej, by móc samodzielnie identyfikować towar tak oznaczany. Z punktu widzenia identyfikacji źródła pochodzenia towaru dla przeciętnego odbiorcy istotna jest słowna lub słowno-graficzna zawartość etykiety, nie zaś samo obramowanie pozbawione słownej treści.
Tym samym organ stanął na stanowisku, że sporny znak towarowy postrzegany jako całość pozbawiony jest, w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. pierwotnej zdolności odróżniającej w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego.
Organ uznał także, że sporny znak towarowy nie posiadał na dzień złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego, tj. na dzień 28 września 2011 r., wtórnej zdolności odróżniającej w zakresie piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj. usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa i piwa bezalkoholowego. Organ podkreślił, że przedmiotem postępowania przy badaniu uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej musi być ustalenie istnienia przesłanek powodujących zmiany w świadomości nabywców, polegające na połączeniu oznaczenia z towarem konkretnego przedsiębiorcy. W tym kontekście organ uznał, że przedłożone przez skarżącą dowody nie potwierdzają wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Organ zauważył, że do akt sprawy uprawniony dołączył jedynie wydruki stron internetowych prezentujących piwa: [...],[...] i [...], fragment artykułu prasowego z dnia 27 grudnia 2010 r. pt. "Piwo nieutrwalone zastąpi niepasteryzowane?" oraz fragment blogu pt. "Jasne Pełne, czyli zapiski piwosza".
Organ zwrócił przy tym uwagę na wyjaśnienia skarżącej, że piwa nieutrwalone zostały wprowadzone do obrotu przez B. pod koniec 2010 r. Niezależnie zatem od relatywnie krótkiego czasu liczonego od dnia pojawienia się piw z oznaczeniem NIEUTRWALONE do czasu zgłoszenia spornego znaku towarowego, organ wskazał, że przedłożone do akt sprawy dowody nie pozwalają stwierdzić intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na wskazane dla spornego znaku towary, a tym samym ustalenia więzi, która mogłaby pojawić się w świadomości odbiorcy między towarami tak oznaczonymi a źródłem ich pochodzenia. Organ przywołał treść artykułu prasowego z dnia 27 grudnia 2010 r. pt. "Piwo nieutrwalone zastąpi niepasteryzowane?", w którym skarżąca zaapelowała do regionalnych browarów, "żeby zastąpiły słowo "niepasteryzowane" na "nieutrwalone"". Powyższe zdaniem organu potwierdza, że przed datą zgłoszenia znaku towarowego oznaczenie "nieutrwalone" nie tylko miało łączyć się z samą skarżącą jako podmiotem uprawnionym, lecz także innymi podmiotami, a informację tę upowszechniała sama skarżąca.
W ocenie organu nie sposób zatem twierdzić, że przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego oznaczenie to pełniło w świadomości odbiorców funkcję znaku towarowego i było przypisywane wyłącznie jednemu podmiotowi. Na marginesie organ zauważył, że przedstawione prezentacje piw zawierają także inne oznaczenia, które mają charakter przewodni z uwagi na fantazyjny charakter elementów słownych (np.: wyraz "[...]") lub ich wyeksponowanie na etykiecie. Sporny znak towary nie odgrywa na powyższych elementach roli dominującej, zatem nawet wykazanie odpowiednio wysokiej wielkości sprzedaży powyższych towarów nie oznacza samo w sobie, że towary te były postrzegane i zapamiętywane poprzez sporny znak towarowy, a nie przez inne oznaczenia zastosowane na etykietach.
Na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w części unieważniającej prawo ochronne na znak towarowy NIEUTRWALONE o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego (pkt 1 decyzji) B. Sp. z o. o. z siedzibą w D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
W skardze zarzuciła:
- - naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz art. 129 ust. 2 p.w.p. polegające na ustaleniu, że znak towarowy NIEUTRWALONE wraz z jego szatą graficzną nie ma dostatecznych znamion odróżniających, pierwotnych ani wtórnych, w tym nie nadaje się do oznaczania towaru jakim jest piwo, mimo że organ ten nie dysponował informacjami prowadzącymi do takich wniosków, co miało istotny wpływ na wynik sprawy;
- - naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, polegające na zebraniu, rozpatrzeniu oraz dokonaniu przez ten organ oceny materiału dowodowego wbrew regułom wynikającym z art. 7, 77 § 1 oraz art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.23, dalej też jako k.p.a.), w szczególności poprzez swobodne dokonanie oceny znaku wieloelementowego, jako nienoszącego znamion odróżniających, mało charakterystycznego, wybiórczą ocenę, że znak został zastosowany przez skarżącą nie dla oznaczenia towaru, ale dla oznaczenia odmiennego procesu technologicznego.
W związku z powyższym wniosła o uchylenie pkt. 1 zaskarżonej decyzji administracyjnej (ewentualnie, z ostrożności procesowej - o uchylenie zaskarżonego pkt. 1 decyzji UP i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu organowi) oraz zasądzenie na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego.
W uzasadnieniu skargi podkreślono, że kwestią decydującą dla wydania decyzji w zaskarżonej części stało się swobodne i - w ocenie skarżącej - bezpodstawne przekonanie organu, że wieloelementowy znak NIEUTRWALONE nie ma pierwotnej ani wtórnej zdolności odróżniającej. Zdaniem skarżącej kolorowy znak towarowy, w czarno - złotej ramce retro posiada wystarczające cechy odróżniające. Zawiera cechy fantazyjne w postaci koncepcji znaku odbiegającej od standardów branżowych, identyfikuje towar z producentem. Nieuzasadnionym przekroczeniem granic swobodnej oceny organu jest ustalenie, że elementy graficzne, jak czcionka, kropki i ramka są mało wyróżniające i nieoddziaływujące na odbiorcę. To, co skarżąca uważa za elegancki wyróżnik, subtelne podkreślenie znaku identyfikujące producenta, organ znał za nieistotne i w oparciu o art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. na skutek błędnej interpretacji stwierdził brak pierwotnej zdolności odróżniającej.
Podobnie, dążenie skarżącej do odróżnienia jej towarów, konsekwentnie stosowane od 2010 r., przez kilka zakładów produkcyjnych, organ uznał bezpodstawnie za dążenie do odróżnienia procesu produkcji od innego oznaczenia informacyjnego (piwo nieutrwalone od piwa niepasteryzowanego), na skutek czego doszedł do wniosku o braku zdolności wtórnej odróżniającej. Skarżąca zaznaczyła, że nie taki zaś był jej cel. Identyfikacja towaru danego producenta nie musi bowiem być całkowicie oderwana od sposobu jego produkcji, jego cech charakterystycznych. Skarżąca zwróciła uwagę na okoliczność, że o ilości i popularności jej towarów świadczy nie tylko pięć lat produkcji towarów ze znakiem NIEUTRWALONE, ale też otwieranie kolejnych zakładów produkcyjnych, których obecnie działa cztery, piąty zakład przechodzi remonty, szósty jest w fazie projektowej.
W ocenie skarżącej, to nie ilość pieniędzy wydanych na reklamę (chociaż w przypadku skarżącej była to niemała kwota 1,5 min zł) decyduje o wtórnej wartości odróżniającej, ale zbyt towarów, które klienci jednoznacznie identyfikują z B. sp. z o.o.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.
Wnoszący sprzeciw poparł stanowisko organu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1647), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.
Istotnym jest, że ocena dokonywana jest przez sąd administracyjny według stanu faktycznego i prawnego na dzień wydania decyzji, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego.
Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U z 2012 roku, poz. 270, z późn. zm.; zwaną dalej p.p.s.a.).
Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.
W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli sądu jest decyzja Urzędu Patentowego RP w części unieważniającej prawo ochronne na znak towarowy NIEUTRWALONE o numerze [...] w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego.
Konstrukcja prawna unieważnienia prawa ochronnego (art. 164 p.w.p.) na znak towarowy zakłada sytuacje, w których ustawowe warunki nie zostały spełnione już w momencie rejestracji. Oznacza to, że unieważnienie prawa ochronnego następuje w oparciu o przesłanki istniejące już w dacie udzielania prawa, co podlega ocenie organu w postępowaniu toczącym się na skutek sprzeciwu (p. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt: II GSK 67/06).
W myśl art. 315 ust. 3 p.w.p. przesłanki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ustala się według przepisów obowiązujących w dacie zgłoszenia znaku towarowego do ochrony. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do ochrony pod rządami ustawy - Prawo własności przemysłowej a zatem przepisy tej ustawy mają zastosowanie w rozpatrywanej sprawie w zakresie oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego.
Należy przypomnieć podstawową funkcję znaku towarowego, która wynika już z samej jego definicji. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art.120 ust.1 p.w.p.).
Konsekwencją powyższego rozwiązania jest dyspozycja art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że nie może być udzielone prawo ochronne na znak, który nie ma dostatecznych znamion odróżniających oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
Zdolność odróżniająca w rozumieniu wskazanego przepisu oznacza więc zdolność przekazania przez oznaczenie informacji o pochodzeniu towaru z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw (zob. wyrok Trybunału z dnia 7 października 2004 r. w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, pkt 29). Właściwość posiadania dostatecznych znamion odróżniających oznaczeń zgłoszonych w celu uzyskania prawa wyłącznego jest podstawową przesłanką udzielenia ochrony na takie oznaczenia. Te dostateczne znamiona odróżniające oznaczenia pozwalają postrzegać przez właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów i usług towarów nim oznaczonych, że dany towar wśród towarów tego samego rodzaju pochodzi od konkretnego podmiotu (por. wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-24/05 P August Storck KG przeciwko OHIM, pkt 23).
Znak towarowy bowiem ma za zadanie służyć odróżnianiu w obrocie towarów lub usług konkretnego przedsiębiorstwa od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw.
Przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy brać również pod uwagę interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2006, sygn. akt II GSK 15/05).
W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., sygn. akt III RN 50/96, zapadłym w czasie obowiązywania ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 z późn. zm.) Sąd Najwyższy w kwestii posiadania zdolności odróżniania przez oznaczenie "Wawelskie" stwierdził, że "przepis art. 7 u.z.t. nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu.
Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe". Dalej Sąd Najwyższy stwierdził, że interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców. Przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z ust. 2 pkt 2 tego art. p.w.p. ma analogiczne brzmienie, jak art. 7 u.z.t. i dlatego orzecznictwo odnoszące się do tego ostatniego przepisu zachowuje aktualność.
W niniejszej sprawie, UP RP stwierdził, że znak towarowy NIEUTRWALONE udzielony skarżącej w zakresie towarów z klasy 32 tj.: piwa, piwa bezalkoholowego oraz usług z klasy 35 tj.: usług w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej piwa, piwa bezalkoholowego, nie miał zdolności odróżniającej z uwagi na jego informacyjny charakter.
Skarżąca kwestionując stanowisko organu podkreśliła, że identyfikacja towaru danego producenta nie musi być całkowicie oderwana od sposobu jego produkcji i cech charakterystycznych. Ponadto zarzuciła organowi przekroczenie granic swobodnej oceny przy ustaleniu, że elementy graficzne, czyli czcionka, kropki i ramka są mało wyróżniające i nieoddziaływujące na odbiorcę.
W ocenie Sądu stanowisko skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podziela dokonaną przez organ ocenę, że zakwestionowane oznaczenie "nieutrwalone" odnosi się do sposobu przygotowania towaru.
Tymczasem w świetle art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p..niedopuszczalne jest udzielenie praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności
Podkreślić należy, że pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbyt towarów ze znakiem.
Wobec tego zaś, że używanie znaku (sprzedaż towarów, usług ze znakiem, reklama) wywołuje u osób mających z nim styczność wyobrażenia dotyczące jakości towarów – znak towarowy pełni ponadto funkcję jakościową. Wreszcie, w tych wszystkich przypadkach, w których znak został utrwalony (w pozytywny sposób) w świadomości nabywcy towarów i zwraca uwagę na każdy towar, usługę nim opatrzoną – znak pełni funkcję reklamową.
Sąd podziela pogląd, że w obrocie gospodarczym zgłoszony znak: "nieutrwalone" będzie odbierany przez przeciętnego odbiorcę jako oznaczenie informacyjne, bez związku z konkretną firmą, a tym samym nie będzie realizowało funkcji, jaką powinien spełniać znak towarowy. Potencjalni nabywcy nie będą mogli na jego podstawie wskazać pochodzenia towarów.
Także wykładnia celowościowa przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. prowadzi do wniosku, że ma on zapobiec sytuacjom, by znak, do którego z mocy rejestracji płynie wyłączność używania, nie mógł pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze. Udzielenie prawa ochronnego na informację w charakterze znaku towarowego o sposobie przygotowania produktu poprzez słowo "nieutrwalone", prowadziłoby do zagwarantowania monopolu, czyli przyznania wyłączności używania jej przez jeden podmiot gospodarczy.
Innymi słowy, organ prawidłowo ocenił, że zgłoszony znak "nieutrwalone" przekazuje informację o braku poddaniu produktu czynnościom, które mają na celu wydłużyć trwałość produktu. W powyższym kontekście słuszna jest konstatacja organu, że bez znaczenia dla oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego jest fakt zastosowania powyższego terminu przez skarżąca w czasie, kiedy inni konkurenci nie posługiwali się takim oznaczeniem.
Ocenę tą potwierdza pośrednio skarżąca, która jako argument do uwzględnienia wniosku podała na rozprawie przed organem, iż użycie znaku "nieutrwalone" miało pozwolić na odróżnienie od innego słowa o charakterze informacyjnym "niepasteryzowane".
Organ dalej prawidłowo przyjął i uzasadnił, że elementy graficzne, takie jak czcionka wykorzystana dla zastosowania wyłącznie wielkich liter oraz obramowanie okalające wyraz: "nieutrwalone", nie tworzą dostatecznie charakterystycznej kompozycji graficznej, by móc samodzielnie identyfikować towar tak oznaczany.
Sąd podziela przy tym pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarty w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 303/11) wskazujący, że z tego, iż "oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i słownych, nie wynika automatycznie, że element słowny jest tym, który winien być zawsze uważany za dominujący. Dodać jeszcze należy, że element graficzny może zajmować równorzędne miejsce z elementem słownym. Z tego powodu nie do zaaprobowania jest teza, iż można, bez dostatecznego wykazania przyczyn "marginalizować płaszczyznę" graficzną znaku przy dokonywaniu oceny porównawczej znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym."
W tej sprawie organ nie dopuścił się jednak takiego nagannego automatyzmu. Wyjaśnił motywy swojego stanowiska, w którym skoncentrował się na warstwie słownej znaku, a jego argumentacji nie można odmówić racji. Co więcej, w orzecznictwie obecny jest także pogląd zawarty m.in. w wyroku z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Philips-Van Heuzen Copr. v. OHIM (BASS), w którym Sąd stwierdził, że "w przypadku kombinowanych znaków towarowych (znaków słowno-graficznych) ich odróżniającymi dominującymi elementami są zazwyczaj elementy słowne.
W tym też kontekście istotnym jest skromny charakter grafiki spornego znaku, by uznać ją za wystarczająco odróżniającą, a zatem należy jej przypisać znaczenie poboczne. Bezpośrednie zetknięcie się z graficznym przestawieniem oznaczenia skarżącej, w którym jedynym wyróżniającym się elementem jest stylizowana w stylu retro ramka opasująca napis, potwierdza ocenę organu w tym zakresie. Wbrew zarzutom skargi, sam kształt ramki, wewnątrz której umieszczony jest wyraz "nieutrwalone", nie przesądza w żaden sposób o identyfikacji producenta. Zatem to słowo "nieutrwalone" ma dominujący charakter w stosunku do szaty graficznej.
Wobec tego jako prawidłowe należało uznać ustalenia organu w zakresie braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku w świetle art. 129 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
Organ rozpatrzył cały zebrany materiał dowodowy, uczynił to w wyczerpujący i wszechstronny sposób, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu skarżonej decyzji.
W przedmiotowej sprawie UP prawidłowo uznał, że znak słowno – graficzny towarowy "nieutrwalone" nie ma dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, nie pozwala bowiem na zindywidualizowanie towaru uprawnionej wśród towarów tego samego rodzaju pochodzących z różnych przedsiębiorstw.
Co do wtórnej zdolności odróżniającej, która występuje w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 130 p.w.p. i umożliwia udzielenie prawa ochronnego na znak, który należy do oznaczeń z grupy wymienionej w art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., Sąd także podzielił stanowisko organu.
Należy stwierdzić, że wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie może nastąpić wyłącznie poprzez przedstawienie dowodów jego używania przez dłuższy czas. Wtórna zdolność odróżniająca powinna bowiem wykształcić się w wyniku rzeczywistego i konsekwentnego używania danego oznaczenia przez przedsiębiorcę dla wskazywania pochodzenia towarów z jego przedsiębiorstwa (tak: A. Nowicka, M. Poźniak - Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska - Henzler Prawo Własności Przemysłowej, Wydanie II Centrum Doradztwa i Informacji Delfin sp. z o.o., Warszawa 2005).
Zdaniem Sądu organ prawidłowo przyjął, że materiały przedłożone przez stronę nie dokumentują nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak towarowy. Urząd Patentowy RP zasadnie – według Sądu – przyjął, że przedstawione przez stronę skarżącą dokumenty nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez ten znak.
Sad zauważa, że skarżąca nie przedstawiła takiego katalogu dowodów, w postaci chociażby badań opinii publicznej (opinii rynku) przeprowadzonych naukowymi metodami przez niezależny, obiektywny ośrodek badań opinii, które mogłyby potwierdzać nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.
Ponadto warto zaznaczyć, iż w świetle utrwalonych poglądów doktryny uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce przed złożeniem zgłoszenia znaku towarowego (tak m.in. U. Promińska /w:/ E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 198-199).
W tej sytuacji słusznie organ zwrócił uwagę na bardzo krótki okres pomiędzy wprowadzeniu towarów oznaczonych spornym znakiem (koniec 2010 roku) a momentem jego zgłoszenia w dniu [...] września 2011 roku.
Ustosunkowując się z kolei do przedłożonych przez skarżącą spółkę wydruków ze stron internetowych, czy też artykułów, przyjąć należy, iż organ zasadnie nie uznał tych dowodów za uzasadniających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak. Zdaniem Sądu przedmiotowe materiały nie pozwalają na jakiekolwiek konkretne stwierdzenia dotyczące czynników świadczących o wtórnej zdolności odróżniającej. Zauważyć trzeba ponadto, iż strona skarżąca nie przedstawiła informacji o udziale spornego znaku w rynku, co mogłoby stanowić istotną wskazówkę przy dokonywaniu oceny, czy zgłoszone oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą (tak m.in. /w:/ wyroku ETS w sprawie C-25/05 P, August Storck AG v. OHIM).
W tej sytuacji można zgodzić się z organem, iż strona skarżąca wykazała jedynie używanie spornego znaku, które jest wprawdzie konieczną i zawsze bardzo istotną przesłanką udowodnienia wtórnej zdolności odróżniającej danego znaku, ale nie jedyną i w tej sytuacji z całą pewnością niewystarczającą.
Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, iż Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że sporne oznaczenie nie posiada wtórnej zdolności odróżniającej, w rozumieniu art. 130 p.w.p.
Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących obrazy przepisów postępowania, Sąd doszedł do przekonania, że organ w toku postępowania zbadał wszystkie istotne okoliczności faktyczne związane z niniejszą sprawą i odniósł się wyczerpująco do argumentacji zawartej w stanowiskach stron oraz przedstawionych przez nie dowodów. Sąd nie dopatrzył się więc zarzucanego w skardze naruszenia przepisów postępowania. Wydając decyzję administracyjną w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, UP jest także związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania, co oznacza, że organ ten jest zobowiązany do przestrzegania zasady dochodzenia do prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.), a więc do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Jego powinnością jest należyte i wyczerpujące informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.).
Jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Działając w oparciu o zasadę oficjalności musi wreszcie w sposób wyczerpujący zebrać, rozpatrzeć i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a. Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła Sądowi przyjąć, że Urząd nie uchybił powyższym zasadom.
Z tych wszystkich względów wobec tego, że zarzuty skargi okazały się bezzasadne Sąd na mocy art. 151 p.p.s.a. orzekł o jej oddaleniu.